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한·일/한·미 상호 심사결과의 활용을 위한 “특허심사하이웨이”제도
변리사 정수미 (2008. 4.)
 


Ⅰ. 들어가는 말

특허권 등의 산업재산권은 속지주의 원칙에 따라 각국의 독자적인 제도 및 법령에 의해 보호를 받는다. 즉, 대한민국 특허청에 특허출원하여 등록받은 특허권은 그 효력범위가 국내에만 미치게 되므로, 미국, 일본 등 외국에서도 권리의 효력을 발생시키기 위해서는 각국에서 정하는 법에 따라 출원하여 등록받는 절차를 거쳐야 한다. 따라서, 동일한 발명을 여러 국가에 특허출원한 경우 각 해당국에서 정하는 법령에 따라 각국 특허청에서 특허등록요건에 대한 심사를 받아야 하므로 특허권을 획득하기까지 심사에 많은 시간이 소요되고 그 기간 또한 해당국마다 상이하여 조속한 권리확보를 도모할 수 없는 등의 어려움이 있었다. 이에, 한국특허청과 일본특허청 그리고 미국특허상표청은 최근 “특허심사하이웨이” 제도를 도입하여 각국의 심사절차의 효율성 및 경제성을 도모하고 심사의 품질을 높이기 위한 노력을 꾀하고 있다.

Ⅱ. 특허심사하이웨이의 의의와 내용

1. 의의 및 취지

특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway)란 출원인이 제1국 및 제2국에 공통으로 특허를 출원한 경우, 제1국에서 진행된 심사결과를 토대로 제2국에서 우선심사를 통해 신속하고 효율적으로 특허권을 취득할 수 있도록 하는 ‘당사국간의 심사결과 상호 활용’ 제도로서, 각국 특허청에 의해 심사는 독자적으로 진행되나 해당 국가 특허청 사이에 심사협력을 강화하여 제1국 특허청에서 이미 심사한 결과를 참고하여 제2국 특허청의 심사부담을 경감하고 심사품질을 향상하며 동시에 조속한 권리확보가 가능하도록 하는데 그 취지가 있다.

2. 실시 현황

한국특허청은 2007년 4월 1일부터 일본특허청과 특허심사하이웨이를 실시하여 활용하고 있으며, 아울러 미국 특허상표청과도 2008년 1월 28일부터 2009년 1월 28일까지 1년간 특허심사하이웨이를 시범실시하기로 합의하였고 향후 이 시범실시 결과를 평가하여 전면 시행여부를 결정할 계획이다.

3. 특허심사하이웨이의 활용 요건

우선, 한·일/한·미 특허심사하이웨이를 이용하기 위해서는 기본적으로 양 국가(한·일 또는 한·미)에 특허출원이 존재하고 있어야 하고, 제1국 특허출원의 특허청구범위에는 그 국가의 특허청 심사관이 특허가능하다고 판단을 내린 청구항이 한 개 이상 존재하여야 하며, 제2국 특허출원의 모든 청구항은 제1국 특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일할 것을 요건으로 하고 있다.
따라서, 상기 기본 요건을 만족하는 경우에 출원인은 제1국 특허청의 선심사결과를 토대로 제2국 특허청에 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 신청을 통해 신속하게 특허권을 획득할 수 있게 된다.
이하, 한·일/한·미 특허심사하이웨이를 이용한 각국 특허청에서의 우선심사의 신청 요건 및 절차에 대해 살펴본다.

Ⅲ. 한·일/한·미 특허심사하이웨이의 이용절차

1. 한·일 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 신청

(1) 한국특허청 또는 일본특허청에 대한 우선심사 신청요건

제1국 특허청의 선심사결과를 활용하여 제2국 특허출원에 대하여 우선심사를 신청하기 위해서는, ① 제2국 특허출원이 유효하게 출원된 제1국 특허출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원이어야 하고, ② 선심사된 제1국 특허출원에는 특허가능하다고 판단된 청구항이 있어야 하며, ③ 제2국 특허출원의 모든 청구항은 제1국 특허출원에서 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일하여야 한다. 한편, ④ 한국특허청의 선심사결과를 토대로 일본특허청에 특허심사하이웨이에 의한 조기심사 신청을 하는 경우에는 해당 출원에 대한 심사착수가 진행되지 않은 경우에 한해 조기심사 신청이 가능하다.

(2) 우선심사신청에 필요한 절차

특허심사하이웨이에 의한 우선심사를 한국 또는 일본특허청에 신청하기 위해서는 ① 제1국 특허청의 심사관련 통지서(특허결정서, 의견제출통지서, 거절결정서) 및 ② 제1국 특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본과 상기 ①과 ②의 영어 또는 한국어(일본특허청이 제2국 특허청인 경우에는 일어)번역문, 그리고 ③ 제1국 특허청의 심사관련 통지서에서 인용한 선행기술문헌 및 ④ ‘제2국 특허출원의 각 청구항’과 ‘선심사된 제1국 특허출원에서 특허가능하다고 판단된 청구항’간의 대응관계 설명표를 제출하여야 한다. 이때 상기 ①②③은 그 제출을 생략할 수 있는 경우가 있으나, 상기 ④ ‘청구항 간 대응관계설명표’는 반드시 제출되어야 함을 유의해야 한다.

2. 한·미 특허심사하이웨이에 의한 우선심사 신청

(1) 한국특허청 또는 미국특허상표청에 대한 우선심사 신청요건

① 제2국 특허출원이 ⅰ) 유효하게 출원된 제1국 특허출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하거나, ⅱ) 우선권 주장이 없는 PCT(국제협력조약) 국제출원의 국내단계진입출원으로서 그 PCT 국제출원이 한국특허청과 미국특허상표청을 함께 지정관청으로 지정하였거나, ⅲ) 우선권 주장이 없는 PCT 국제출원을 기초로 하여 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반한 출원인 경우에 있어서, ② 선심사된 제1국 특허출원에는 특허가능하다고 판단된 청구항이 있고, ③ 제2국 특허출원의 모든 청구항이 선심사된 제1국 특허출원의 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일하여야 하며, 한편 ④ 제2국 특허청이 미국특허상표청인 경우에는 당해 미국 특허출원에 대한 심사가 개시되지 않았을 것을 요건으로 한다.
따라서, 한·미 양국간 심사결과 활용을 위한 특허심사하이웨이에서는 상기 한·일간 특허심사하이웨이와 달리, 제2국 특허출원이 반드시 제1국 특허출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권 주장을 수반하여야 하는 것은 아니며, 우선권 주장을 수반하지 않더라도 한국과 미국을 함께 지정국으로 하여 PCT 국제출원한 경우에는 한국 또는 미국 중 국내단계를 먼저 진입하여 얻은 심사결과를 상대국 특허청에서 활용할 수 있다.

(2) 우선심사 신청에 필요한 절차

① 미국특허상표청의 선심사결과를 토대로 한국특허청에 우선심사를 신청하는 경우에는 ⅰ) 미국특허상표청에서 특허가능하다고 판단된 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본, ⅱ) 미국특허상표청의 심사관련 통지서(특허결정서, 의견제출통지서, 거절결정서)의 사본, ⅲ) 심사관련 통지서에서 인용된 선행기술 사본 및 ⅳ) 한국 특허출원의 각 청구항과 미국 특허출원의 특허가능하다고 판단된 청구항 사이의 ‘대응관계 설명표’를 제출하여야 한다.
한편, ② 미국특허상표청에서 한국특허청의 선심사결과를 활용하기 위한 특허심사하이웨이 프로그램을 적용받기 위해서는, 특허심사하이웨이 프로그램 신청서와 함께 ⅰ) 신청의 근거가 된 특허가능 청구항을 갖고 있는 한국 특허출원의 모든 심사관련 통지서(특허결정서, 의견제출통지서, 거절결정서)의 사본과 그 영어 번역문 및 영어 번역문이 정확하다는 확인서, ⅱ) 한국특허청의 심사관련 통지서에서 심사관이 인용한 문헌을 열거한 정보개시서(IDS)를 첨부하여 제출하여야 한다.

Ⅳ. 맺음말

이상에서 살펴본 바와 같이, 우리나라 특허청에서는 미국 및 일본특허청과 상호 심사결과의 활용을 위한 특허심사하이웨이 제도를 도입하여 실시하고 있어 각 국 특허출원의 심사절차에 있어 효율성 및 경제성을 도모할 수 있을 것으로 보이며, 특히 특허심사하이웨이는 우리나라 특허청이 상대적으로 미국 및 일본특허청에 비해 심사처리 속도가 빠른 점을 미국 및 일본에서의 특허출원에 활용함으로써 미국 및 일본에서의 조속한 권리확보가 가능할 것으로 기대된다.