Home > 해오름논단 > 논문자료실 > 기 타
 
 
 
TRADE DRESS의 保護制度에 대한 比較考察
변리사 오세중 (2001. 9.)
 


Ⅰ. 序說

1. 問題의 提起

우리는 주변에서 상품 또는 서비스의 판매 등과 관련하여, 상표법 또는 의장법에 의해 등록된 상표나 서비스표 또는 의장이 아니라 하더라도 일정한 형태의 특징적인 외관이 소비자에게 그 상품 또는 서비스의 출처를 표시하고 자타 상품 또는 서비스를 식별하는 기능을 갖게 되는 경우를 적지 않게 볼 수 있다. 그리고 어떤 상품이 상업적으로 성공하여 새로운 유명상품 혹은 시장지배적인 상품으로 떠오르게 되면 그 상품의 특징적인 외관을 유사하게 모방함으로써 그 유명상품의 시장지배적 지위에 손쉽게 편승하려 하는 것을 흔히 볼 수 있고, 그간 이러한 시장지배적 상품 외관의 모방과 편승은 우리 나라에서는 경업자들간에 상호 하나의 관행처럼 상호 묵인되어 온 면도 없지 않았다.

상품 등의 이러한 특징적 외관의 모방은 시장질서에 곧바로 영향을 미쳐 소비자들로 하여금 그 모방상품에 대하여 유명상품과 같은 신뢰감을 부여하거나 동일 출처와 품질의 상품으로 오인, 혼동케 하고, 상품 진열대를 원래의 유명상품이 아닌 모방상품으로 대체케 하여 결과적으로 경쟁기업에게 시장의 잠탈과 축소 등 큰 손해를 끼치는 결과를 가져오게 된다. 반면 이러한 상품 등의 특징적인 외관이 상품의 출처원으로 자리잡기까지는 디자인개발과 광고, 선전 등에 많은 비용이 투입된다. 따라서 그간 이러한 출처원으로서의 상품의 특징적인 외관에 대한 효과적인 법적 보호의 필요성이 점증되어 왔다.

이러한 상품의 특징적인 외관 등은 우리 나라의 현행 법제 하에서도 일정 정도 보호가 가능하나, 그를 위해서는 상품의 외관 등이 상표법상의 상표 또는 의장법상의 의장으로서의 성립요건을 갖추어 등록을 받거나, 부정경쟁방지법상 국내 주지의 상품표지로서 요건을 갖추어야 하는 등의 일정한 한계가 있다.

그러나 미국에서는 색채 그 자체를 포함하여 이러한 상품의 외관 등도 그간의 판례법을 통해 그리고 연방상표법 개정(Lanham Act, 1988)을 통해 폭넓게 보호하는 경향을 보여 왔으며, 트레이드 드레스(TRADE DRESS)라는 용어는 이러한 상품 또는 서비스의 출처표지로 자리잡은 특징적인 외관 등에 대한 보호와 관련하여 미국 판례법을 통해서 형성된 개념이다. 이러한 트레이드 드레스라는 용어는 우리 나라에서도 1992년 미국 코카콜라사의 탄산음료 SPRITE 와 롯데칠성(주)의 SPRINT, SPRINTER를 둘러싼 분쟁, 미국 제약회사 Upjohn Company의 국내법인 Korea Upjohn(주)와 환인제약(주) 간의 의약품 색깔, 모양, 형상을 둘러싼 분쟁과 한미간의 통상마찰 과정에서 처음으로 소개된 바 있다.

2. 本考의 硏究目的 및 方法

그러나 트레이드 드레스라는 용어는 아직까지도 우리에게는 익숙하지 않은 개념이며, 따라서 그간 그 개념의 형성과정과 정확한 정의, 보호의 요건 및 범위, 방법 등에 대해서 잘 알려져 있지 않았고 그에 관한 논의나 연구도 더 이상 심도 있게 발전되지 못했다 해도 과언이 아니다.

따라서 이 논문은 국내 상품 및 서비스 시장의 경업현실, 그리고 특히 OECD 가입으로 상징되는 국제간 상품거래 및 교류의 확대 속에서 그 효과적인 보호의 필요성이 더욱 높아지리라고 보이는 트레이드 드레스에 대하여 그 정확한 개념과 미국에서 판례법 및 상표법을 통해 형성된 보호의 요건 및 문제점 등을 살펴보고, 아울러 유럽 및 일본의 보호입법을 통해 트레이드 드레스에 대한 외국의 입법정책의 동향을 파악함과 함께 우리 나라에서의 법상 보호방안 및 그 범위와 한계를 비교, 조명함으로써 앞으로의 논의방향과 법운용 및 입법상의 과제 등을 추출해 보고자 하는데 그 목적이 있다.


Ⅱ. TRADE DRESS의 意義 및 隣接槪念과의 區別

1. TRADE DRESS의 意義

(1) 意義
트레이드 드레스란 "다른 상품이나 서비스와 구별하게 해 주는 어떤 상품이나 서비스의 전체적인 시각적 이미지"를 말하는 것으로서, "물품의 크기, 형상, 색채 또는 색채의 조합, 소재(질감), 도형, 설계, 광고주제 등을 포함하는 다수의 상이한 물리적 형태 등으로 구성"되는 것을 말한다. 여기에는 '물품의 포장이나 라벨링'도 포함됨은 물론 다른 물품과의 식별기능을 발휘하는 '물품 자체의 디자인이나 외관'도 포함되며, 심지어는 식당의 실내장식, 메뉴, 서비스방식, 판매기법 등까지 트레이드 드레스의 일종으로 파악되기도 한다.

미국 법원에서는 제11순회항소법원을 필두로 하여 제5, 제7, 제10 순회항소법원들이 트레이드 드레스를 이처럼 판매기법까지 포함하는 물건의 전체적인 이미지로 넓게 인정하고 있으며, 연방대법원에서도 이러한 정의들이 수용되고 있다.

사람도 옷을 통해 독특한 이미지를 창출할 수 있듯이, 상품도 그 옷(DRESS)을 통해 독특한 이미지를 구축하여 자타상품 식별기능과 출처표시기능을 갖출 수 있다는 데서 유래한 개념이라고 할 수 있으며, 오늘날에는 식별력과 출처표시기능이 있는 물품의 이미지나 서비스의 모든 측면에까지 트레이드 드레스의 개념이 확대되고 있다.

(2) 具體的 事例를 통해 본 TRADE DRESS
후지필름은 그 포장박스의 녹색, 적색 및 흰색, 코닥필름은 노란색 및 적색으로 이루어진 포장에 의해서 그 제품출처를 쉽게 식별할 수 있는 것이 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 널리 알려진 트레이드 드레스의 구체적 사례라고 할 수 있다.

미국에서는 알약 및 캡슐의 색채 및 형상이 보호받는 트레이드 드레스로 인정된 다수의 판례가 있으며(Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co., 547 FSupp 1095 DN 1982 등), 이외에도 샤넬향수의 직사각형의 흑백색 라벨이 부착된 특이한 형상, 외관의 병 및 포장박스(Chanel Inc. v. Suttner, 109 USPQ 493, SDNY 1956)가 독특하고 식별력있는 표장이라 하여 보호된 예가 있고, Haig & Haig사의 스카치 위스키 병, 코카콜라사의 굴곡지고 홈줄이 있는 콜라 병의 형상은 미국의 연방 주등록부(Principal Register)에 등록된 상표이다.

또한 Mobil사의 석유펌프의 독특한 둥근 두부의 형상이 상표로서 보호된 바 있으며, 조리장을 외부에서 직접 볼 수 있도록 하고 다양한 메뉴를 유리진열장 안에 전시하며 벽면 및 바, 카운터 등에 흰색타일을 광범하게 사용하고 갈색과 흰색체크 무늬의 바닥과 식탁보 등으로 이루어진 식당의 실내 및 실외장식(Freddie Fuddruckers Inc. v. Ridgeline Inc., 589 FSupp. 72 <ND Tex 1984>; aff'd w/out op, 783 F2d 1062 5th Cir 1986), 잡지 Time People의 디자인 및 포맷(Time Inc. v. Globe Communications Corp., 10 USPQ 2d 1915 <SDNY 1989>), 서류가방의 특징적인 모양과 소재들의 물리적 형태의 조합(Ventura Travelware v. A to Z Luggage, 1 USPQ 2d 1552 <EDNY 1986>), 빌딩의 형상, 즉 그 전체적인 외관과 디자인(Fotomat Corp. v. Houck, 166 USPQ 271 Fla Cir Ct 1970) 등이 트레이드 드레스로서 보호된 바 있으며, 이외에도 치어리더의 복장, 트럭의 독특한 색깔과 디자인 등에 대해서도 트레이드 드레스로서 보호가 인정된 사례가 있다.

2. 商標와의 區別

미국에서는 트레이드 드레스는 일반 상표와 같은 상표법 내에서 규율되고 기능면에서도 차이가 없는 것으로 인식되고 있다고 할 수 있으나, 다만 문자상표와 다른 점이 있다면 문자상표는 말로서 호칭될 수 있으나 트레이드 드레스는 시각을 통해서만 인식될 수 있다는 점에서 차이가 있다.

우리 상표법상의 상표는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들의 결합 및 이들 각각과 색채를 결합한 것이 대상이 되므로, 트레이드 드레스와 그 보호대상이 중첩된다.

3. 意匠과의 區別

트레이드 드레스는 물품의 특징적인 크기, 형상, 도형, 색채 및 그 조합 등으로 이루어지고, 의장은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 그 결합으로 구성된다는 점에서 구성요소가 일치하는 점이 있다. 그러나 의장은 물품의 공업성이 있는 장식미 혹은 기능미적인 디자인의 미감에 대한 창작적 노력을 보호하고자 하는데 그 취지가 있다면, 트레이드 드레스는 물품의 미적 외관이 아닌 외관의 식별력과 출처에 대한 표창력을 보호하고자 하는 점에서 상표법상의 제규정과 부정경쟁방지조항이 적용되는 등 그 보호객체와 보호법규에 차이가 있으며, 따라서 중복보호도 가능하다고 보나 각각 보호요건과 보호기간에 차이가 있다.

4. 實用新案과의 區別

실용신안 역시 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 것으로서 트레이드 드레스와 그 구성요소가 중첩되는 부분이 있으나, 실용신안은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 산업상 이용가능한 것에 대한 보호에 그 취지가 있는 반면, 트레이드 드레스는 하나의 출처표지로서의 물품의 형상, 도형과 거기에 축적된 신용(goodwill) 등을 보호하고자 한다는 점에서 역시 각각의 보호객체에 차이가 있다고 할 수 있다.


Ⅲ. 미국에서의 TRADE DRESS 保護

1. 保護의 法制와 歷史

(1) 1946년 聯邦商標法(Lanham Act) 制定 前後의 Trade Dress 保護
1946년의 미 연방상표법 제정 이전인 19 세기 말, 20 세기 초반에도 트레이드 드레스 보호와 관련시킬 수 있는 사건들이 있었으나, 이들의 초점은 모두 제품의 포장 및 라벨 디자인 등에 국한된 것이었다. 즉 적어도 상표는 상품 자체와는 분리되고 그와는 다른 어떤 것이어야 한다는 사상이 판례법을 지배했다.

그리고 1946년 최초로 제정된 미 연방상표법에도 아직 현대적인 의미의 트레이드 드레스의 보호에 대한 명시적인 규정은 없었고, 다만 저작권이나 의장특허로서, 또는 각 주의 부정경쟁에 관한 Common Law 등에 의한 보호가능성만이 열려 있을 뿐이었다. 구체적으로 연방상표법 제43조 (a)는 "상품 또는 서비스, 상품의 용기와 관련하여 허위로 원산지를 표시하거나, 단어나 그밖의 심볼을 통해 동일 상품임을 허위로 표시하는 자" 등에 대한 민사소송이 가능함을 규정하고는 있었으나, 여기의 '상품 또는 서비스, 상품의 용기'에 상품 그 자체의 형상 등이 포함될 수 있는지는 불명확했다.

이와 관련하여 1950년대에는 "타인의 상품 자체의 동일한 모방은 부정경쟁을 구성하지 않는다"고 하여, 특허받지 않은 물품 및 그 구조 또는 디자인의 기능적(functional) 측면은 자유로운 모방과 이용이 허용되어야 한다는 것이 다수의 판례였고, 이는 "1946년 연방상표법은 물품의 비기능적인 형태만이 등록가능하다는 전제 위에 서 있다"는 비기능성이론으로 발전되고 있었다.

그러나 이러한 비기능성에 대한 요건들은 점차 희석되어 갔으며, 그 과정에서 매사추세츠 최고법원에서는 빵의 형상에까지 보호를 인정하는 등의 판례가 나오는 결과를 가져왔다. 그리고 이러한 법원들간의 법적용의 혼란은 1964년 Sears-Compoco 사건을 통한 새로운 판례의 확립을 가져왔다. 즉, 애초에 의장특허를 받았다가 특허가 무효된 제품의 형상 디자인의 고의적인 모방에 대해서 제7 순회항소법원은 일리노이주의 부정경쟁방지법을 적용하여 유죄를 인정했으나, 연방대법원은 "연방특허법과 저작권법에 의해 공유(public domain)로 된 것(즉 특허되지 않은 것)의 복제를 불허하는 것은 그에 대한 자유로운 접근과 복제를 허용하는 헌법에 근거를 둔 연방정책에 저촉된다"는 요지로 주법에 대한 연방법의 우선원칙을 분명히 하면서 제7 순회항소법원의 판결을 파기했다.

그러나 다른 한편으로, 물품의 비기능적인 형태의 경우 그것이 상표적인 의미를 갖고 혼동의 가능성이 있는 경우 연방상표법 제43조 (a)에 의해 보호받을 수 있음을 암시하는 순회항소법원의 초기 판결(Bose Corp. v. Linear Design Labs, Inc., 467 F. 2d 304, 175 U.S.P.Q. 385 2d Cir. 1972.)이 있은 후, 이러한 논거에 입각하여 트레이드 드레스에 대한 보호를 인정하는 판례들이 잇따라 출현했고, 이제 트레이드 드레스의 보호는 주법의 문제라기보다는 연방상표법의 부정경쟁방지 조항 적용의 문제로 주로 대두되게 되었으며, 그 보호범위도 입체물품 또는 용기의 형상으로부터 색채, 디자인, 도형, 포장 등에 이르기까지 폭넓게 확대되어 나갔다. 구체적으로 미 연방대법원은 1976년 Fruehauf 사건에서 이사짐운반용 트레일러의 외부 디자인을 고의적으로 모방한 사례에 대하여, 입체물품에 표현된 트레이드 드레스의 경우에도 거기에 기능성이 없고 식별력이 있는 한 공정한 경쟁질서의 확립과 기업의 정당한 신용보호의 차원에서 그 모방은 금지되어야 한다고 판시한 바 있다.

(2) 1988년 聯邦商標法 改定에 의한 保護
1988년 미 연방상표법 제43조의 (a)의 대폭 개정은 그간 점증해 온 트레이드 드레스 보호에 관한 법원의 판례를 반영하고, 연방상표법 규정상에 트레이드 드레스의 보호근거와 범위를 명시함으로써 트레이드 드레스 보호의 연방법적 근거를 명확히 하고, 주법과 연방법의 해석상의 혼선과 불일치 등을 해결하기 위한 것이었다.

1989년 11월 16일 발효된 개정법 제43조 (a)는 "상품과 서비스 또는 상품의 용기에 단어, 문자, 심볼, 고안(device) 또는 이들의 결합을 상업적으로 사용하여 출처의 허위표시, 상품출처의 오인혼동을 야기하거나, 또는 상업적 광고행위에서 타인의 영업과의 관계, 또는 연관관계, 또는 후원관계가 있다는 혼동을 야기하거나 기만할 우려가 있는 행위를 한 자에 대해서는 그러한 행위로 인하여 침해를 받았거나, 또는 받을 우려가 있는 자는 민사소송을 제기할 수 있다"고 규정하여 트레이드 드레스를 폭넓게 보호할 수 있는 근거를 마련하였다.

2. TRADE DRESS 保護의 要件

트레이드 드레스의 보호요건에 대해서는 개정된 연방상표법에서도 구체적으로 언급되지 않고 있으나, 그간의 판례들을 통해 확립된 트레이드 드레스의 보호요건은 그것이 非機能性과 識別力이 있어야 하고, 타인이 사용할 때 誤認·混同의 可能性 이 있어야 한다는 등의 세 가지로 압축되고 있다. 비기능성과 식별력은 상표등록요건에 관한 결정계의 등록절차와 당사자계의 등록 및 침해소송절차에서 공히 문제가 되며, 오인·혼동의 가능성 유무는 당사자계의 침해소송에서 문제가 된다.

(1) 非機能性(Non-Functionality)
기능성은 그 내용적인 측면에서 실용적인 기능성(utilitarian functionality)과 심미적인 기능성(aesthetic functionality)으로 나누어진다. 또한 그 효과의 측면에서 사실상의 기능성(de facto fuctionality)와 법률상의 기능성(de jure functionality)으로 나누기도 하는데, 사실상의 기능성이란 단순히 물품 또는 포장의 의도된 기능(예컨대 코카콜라 병의 음료저장기능)을 가리키고, 법률상의 기능성이란 경업자가 효율적인 경쟁을 위해서 사용할 필요가 있는 경우를 말하므로, 여기에서 문제가 되는 것은 법률상의 기능성이 있는 경우이다.

트레이드 드레스가 법률적으로 기능성이 있다고 판단되면 설령 공중이 그것을 단일 출처를 나타내는 외관이나 디자인으로 인식하고 있더라도(Application of Deister Concentrator Co., 289 F2d 496 CCPA 1961), 그리고 설령 해당 당사자들의 제품간에 또는 일반공중 사이에 그들의 출처에 대한 혼동이 발생한다 하더라도(American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports Inc., 807 F2d 1136, 1141 3d. Cir. 1986) 보호가 인정되지 아니한다.

기능적인 트레이드 드레스에 대해 독점을 허용하면 이는 보통명칭에 대한 독점을 허용하는 것과 마찬가지로 제3자가 기능적인=유용한 디자인 형태를 사용할 수 있는 기회를 박탈함으로써 경업자 사이의 공정한 경쟁을 실질적으로 제한할 수 있기 때문이다.

그러면 그간 수많은 사건에서 논란의 대상이 되어 온 '(실용적) 기능성'의 정의는 무엇인가? 이에 대해서 미 연방대법원의 판례는 "일반적인 의미에서, 물품의 형태가 그 물품의 사용 또는 목적에 '필수적'이거나, 그 물품의 '가격 또는 품질에 영향'을 끼치는 경우, 그 물품의 형태는 기능적이라고 할 수 있다"고 정의한 바 있다(Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10 1982). 즉, 물품이 그 형태를 취할 경우 ① 보다 더 잘 작동되는가, ② 생산 또는 포장에 비용이 덜 드는가, ③ 보다 더 높은 품질을 실현할 수 있는가가 판단기준이 된다.

또한 물품의 디자인 등과 관련된 기능이 다른 다양한 디자인에 의해 동일하게 수행될 수 있다면 그 물품의 형태는 비기능적인 것이 된다(In re Morton Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1342 C.C.P.A. 1982). 즉 다른 디자인에 의한 '대체가능성 여부'가 기능성의 또 하나의 판단기준이 되는 것이다.

그러나 물품의 디자인이 실용적인 목적에 기여한다고 해서, 즉 실용적인 기능성이 있다고 해서 반드시 상표적 지위가 부인되고 보호가 인정되지 않는 것은 아니다.

또한 일부 법원에서는 트레이드 드레스의 기능성을 판단하기 위해, 물품의 각 부분의 형태의 대체가능성과 기능성을 형태 대 형태의 접근법(feature-by-feature approach)에 의해 분석한 예도 있으나, 트레이드 드레스를 구성하는 것은 전체적인 외관이므로 하나의 형태에 기능성이 있다 해도 전체적인 형태가 기능적인 것으로 되는 것은 아니다. 따라서 트레이드 드레스의 기능성 여부에 대해서는 개별적인 형태만을 분리하여 판단해서는 아니 되며 전체적인 디자인을 중심으로 판단해야 한다. 예컨대, LeSportsac Inc. v. K-Mart Corp., 754 F2d 71, 76(2d. Cir. 1985) 사건에서 법원은 라이트웨이트 백(lightweight bag)의 개별 형상의 기능성에 기초한 피고의 주장을 배척한 바 있다. 이러한 전체관찰의 원칙은 미국의 「상표심사기준」에서도 천명되고 있다(TMEP §1202.03).

한편, 법원에서 기능성을 판단할 때 고려하는 요소는 다음과 같다(스프레이의 형상에 관한 In re Morton Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1342 C.C.P.A. 1982).

1. 그 디자인의 실용적 이점을 드러내는 소멸된 실용신안특허의 존부
2. 디자인의 실용적 혹은 기능적인 장점을 선전하는 디자인 소유자에 의한 광고 여부
3. 대체가능한 디자인의 존부, 그리고
4. 특정 디자인이 그 물품의 비교적 단순 또는 저렴한 생산방법에서 유래하는지 여부(즉 비용과 품질에 영향을 미치는지 여부)

이에 따라 다른 사람이 그 디자인을 공정한 경쟁을 위해서 사용할 필요가 있는지의 여부도 당연히 고려요소가 된다.

따라서 트레이드 드레스로 주장되는 디자인의 형태가 실용신안특허에 포함된 것이라면 이는 그 트레이드 드레스가 기능적이라는 강력한 증거가 된다. 반면, 물품의 형상이나 외관이 의장특허에 포함된 것이라면 이는 트레이드 드레스의 비기능성을 나타내는 증거가 될 수 있다. 그러나 의장특허 그 자체가 특정한 형태가 비기능적이라는 것을 자동적으로 입증해 주지는 않는다.

한편, 특정한 디자인의 미적인 호소력이 사람들로 하여금 그 제품을 구매하게 하는 이유가 될 때, 즉 그 제품의 상업적 성공의 "중요한 요소"(important ingredient)로 작용했다고 판단되는 경우에, 그 디자인은 기능성이 있다고 다수의 법원에서 인정한 바 있는데, 이를 審美的인 機能性(Aesthetic Functionality)이라고 한다. 즉, 기능적이란 말은 '상표적 목적 이외의 의미'를 함축하고 있는 것으로 볼 수 있고, 특정한 형태가 그 물품의 상업적 성공의 중요한 요소가 되었다면 그에 대해 특허권이나 저작권이 없는 한 자유경쟁의 필요성에서 볼 때 그 모방이 허용되어야 한다는 것이다. 다만, 그 디자인이 애초부터 그 상품의 동일성 및 개별성을 표창하기 위해 채택된 것이라면 모방이 허용되어서는 안 된다고 본다(Pagliero v. Wallace Co., 198 F. 2d 339, 343. 9th Cir. 1952).

그러나 상업적 성공의 '중요한 요소' 여부를 기능성 판단의 한 기준으로 삼을 경우, 유명상품의 트레이드 드레스는 거의 모두가 그 상품 판매의 '중요한 요소'에 해당되게 될 것이고, 이는 디자인이 호소력이 강할수록 보호를 덜 받게 된다는 아이러니를 결과하게 된다는 점에서 비판이 제기되어 왔다. 따라서 각 지구 순회항소법원마다 이를 기능성이 있다고 보는 입장과 기능성이 없다고 보는 입장이 엇갈리고 있으나, 심미적인 기능성은 그 디자인이 원래부터 상표적 목적을 수행하기 위한 것인 경우에는 장애가 되지 않는다고 본다.

이상과 같은 기능성의 유무는 사실판단의 문제이나, 그 입증책임에 대해서는 견해가 갈리고 있다. 즉 어떤 항소법원에서는 그 형태나 트레이드 드레스가 기능적이지 않다는 것에 대한 입증책임이 원고에게 있다고 보고 있고(제1, 제3, 제9 및 DC 순회항소법원), 다른 항소법원들에서는 기능성은 하나의 방어수단이므로 피소된 침해자, 즉 피고에게 입증책임이 있다고 보고 있다(제2 및 제10 순회항소법원 등). 또한 CAFC에서는 피고가 기능성에 대한 일응의 추정을 할 수 있는 증거를 제시하면 원고에게 그 디자인의 비기능성에 대한 입증책임이 돌아간다고 본다.

(2) 識別力(Distinctiveness)
식별력이란 트레이드 드레스가 '출처표지'로서 기능하는 경우, 즉 일반수요자가 그 물품의 외관을 그 물품 자체와 구별하여 하나의 단일 출처로서 인식하는 경우를 말한다고 할 수 있다. 트레이드 드레스가 식별력을 갖는 경우는 원래부터 '고유한 식별력'(Inherently distinctive)이 있거나 상당 기간 사용에 의해 '2차적인 의미=식별력'(secondary meaning)을 획득한 경우로 나눌 수 있다.

트레이드 드레스가 고유한 식별력이 있느냐 여부는 "① 그것이 평범한 형상 또는 디자인인가, ② 독특하고 특이한 점이 있는가, ③ 평범한 장식의 형상을 좀 더 세련화한 것에 불과한 것일 뿐인가" 여부 등에 의해 판단된다(Robarb Inc. v. Pool Builders Supply of Carolinas Inc., 696 FSupp 621. ND GA 1988).

미등록 트레이드 드레스가 이러한 고유한 식별력이 있어 2차적 의미 획득에 대한 입증이 필요없다고 본 사례로는, 어린이 바지에 대한 아이스크림 콘 형상의 포장디자인, 첫째와 셋째 페이지에 시를 수록하고 안 쪽의 인쇄되지 않은 3개의 면과 비코팅처리되어 질감을 가진 아트지 등으로 이루어진 "보고, 만지고, 느낄 수 있는" 연하장의 트레이드 드레스, 가로줄무늬와 흰색, 노란색, 빨간 색으로 이루어진 잔디보호제품 포장의 트레이드 드레스, 투명 유리병과 암청색 용액, 흰색 뚜껑 및 병 위의 흰색 인쇄 등이 결합된 트레이드 드레스 등에 대한 판례들이 있다.

그리고 1992년의 Two Pesos case에서 미 연방대법원은 고유한 식별력이 있는 트레이드 드레스의 경우에는 2차적 의미의 획득에 대한 별도의 입증이 없어도 연방상표법 제43조 (a)에 의해 보호된다는 점을 확인하여, 모든 트레이드 드레스에 있어서 2차적 의미의 획득이 보호의 요건인가에 관한 순회항소법원들 사이의 견해대립을 종식시켰다.

그러나 어떤 경우에 '고유한 식별력'이 인정되는가에 대해서는 Two Pesos 사건에 관한 연방대법원의 판례에서도 명시적으로 언급되어 있지 않다. 다만, 일반 상표의 경우에 비추어볼 때 트레이드 드레스가 고유한 식별력이 있다고 보기 위해서는 그 트레이드 드레스가 '記述的'(descriprive)이어서는 안 된다는 점이 하급법원에서 확인된 바 있고, 연방대법원도 이에 대해 직접적인 언급은 하지 않고 있으나 이 점에 있어서 상표와 트레이드 드레스를 달리 취급할 이유는 없다고 보고 있다. 기술적이라는 말의 의미와 관련해서는, 연방대법원에서는 단순한 기술적 표장은 물품을 묘사할 뿐이고 처음부터 특정한 출처를 식별시켜 주지는 못하기 때문에 고유한 식별력이 없다고 본 바 있다.

한편, 보통명칭의 경우와 같이, 특정의 방법으로 그 제품을 포장하는 것이 그 업계의 관행이었다면 그러한 트레이드 드레스는 generic한 트레이드 드레스로서 식별력을 인정받을 수 없다.

그래서 트레이드 드레스의 고유한 식별력의 인정은 물품 자체의 디자인이 아닌 포장 디자인 등에만 한정해야 한다는 견해도 있다. 즉 물품의 디자인 또는 물품의 표지는 명백히 물품의 외관에 관한 기술적(記述的) 언어들과 같고 따라서 이는 고유한 기술적 언어들과 동일하게 취급해야 한다는 것이다.

한편, 고유한 식별력이 없는 기술적인 트레이드 드레스라 하더라도 사용에 의해 2차적 의미를 획득한 경우, 즉 소비자들이 그 트레이드 드레스를 단일출처 표지로 인식하게 되는 경우에는 식별력이 인정된다. 2차적 의미 획득을 나타내는 증거로서는, ① 장기간의 사용, ② 판매의 성공(대량 판매), ③ 실질적인 광고지출 비용, ④ 디자인의 형태를 강조하는 (광범위한) 선전, ⑤ 매체의 자발적인 게재, ⑥ 디자인에 대한 제3자의 라이센스 요청, ⑦ 피고나 다른 경업자에 의한 트레이드 드레스의 고의적인 모방, ⑧ 조사(Survey)에 의한 증거 등이 있다.

조사의 경우는 비용이 많이 들지만 일반공중이 특정 디자인을 하나의 상표로서 인식하고 있다는 것을 직접 입증할 수 있다는 점에서 매우 중요하며, 피고의 증거항변을 피하기 위해서는 조사전문가에 의해 신중하게 수행하도록 해야 한다. ⑦과 관련해서는, 잘 알려지지 않은 트레이드 드레스를 모방복제할 이유는 없기 때문에, 피고가 원고의 트레이드 드레스를 고의적으로 모방했음이 입증되면 그 자체가 2차적 의미 획득에 대한 증명이 된다고 본 판례들이 있다(예컨대, Knorr-Nahrmittel AG v. Reese Finer Foods Inc., 695 FSUPP 787. D NJ 1988).

(3) 混同의 可能性(likelyhood of confusion)
트레이드 드레스가 비기능적이고 식별력이 있음이 인정되었다면, 트레이드 드레스 침해소송에서 다음으로 문제되는 것은 피고의 트레이드 드레스가 소비자들 사이에 혼동을 야기할 가능성이 있는가 하는가가 문제된다. 여기의 혼동에는 물품의 혼동, 물품 출처의 혼동, 후원관계의 혼동 등이 포함된다.

트레이드 드레스 침해소송에서의 혼동가능성 유무에 대한 판단요소는 문자상표 침해소송의 경우와 동일하다. 즉, ① 원고의 트레이드 드레스의 강약, ② 쌍방의 트레이드 드레스의 유사도, ③ 쌍방의 물품 또는 서비스의 유사성, ④ 판매경로, ⑤ 실질적 혼동의 유무, ⑥ 피고의 의도, ⑦ 구매자의 주의력의 정도 등이 그것이다(Charles of the Ritz Group Ltd. v. Qality King Distributors Inc., 832 F2d 1317. 2d Cir 1987).

그리하여 피고가 고의적으로 트레이드 드레스를 복제했음이 밝혀지면 일반적으로 혼동가능성이 있는 것으로 추정된다. 실질적 혼동의 증거가 있는 경우도 원고에게 유리하게 작용한다. 또한 트레이드 드레스와 문자상표가 함께 사용되고 그 상표가 충분히 식별가능한 경우에도 유사한 트레이드 드레스의 사용에 의한 혼동가능성이 반드시 배제되지는 않는다고 본 판례도 있다(Inverness Corp. v. White Laboratories, 5 U.S.P.Q. 2d 1820. SNDY 1987). 그러나 이러한 사실들이 있다 해도 혼동가능성이 인정되지 않을 수도 있다. 예컨대, 원고의 트레이드 드레스가 약한 경우, 소비자가 주의깊고 꼼꼼한 경우(예를 들어 은행서비스의 이용자들은 매우 세심한 주의를 기울인다고 봄) 등이 그것이다.

3. TRADE DRESS 侵害에 대한 救濟

(1) Trade Dress가 상표로서 등록된 경우
트레이드 드레스는 앞서 언급한 비기능성과 식별력 등의 요건을 갖춘 경우 미국특허청에 상표 또는 서비스표로 등록받을 수 있는데, 코카콜라의 입체적인 병의 형상, 코닥의 노란색과 빨간색의 결합 등이 그 구체적 예이다. 트레이드 드레스가 고유한 식별력을 갖춘 경우는 2차적 의미의 획득에 대한 입증이 없이도 주등록부에 등록이 가능하나, 이러한 경우는 드물고 그렇지 못한 대부분의 경우는 출원인이 자신의 트레이드 드레스가 2차적 의미를 획득했음을 입증함으로써 등록받을 수 있다. 2차적 의미를 획득하지 못한 경우에는 보조등록부에 등록받을 수 있다.

트레이드 드레스의 주등록부에의 등록은 상표의 경우와 마찬가지로, 등록이 유효함과 아울러 등록권리자가 그 트레이드 드레스의 소유자이며 그 트레이드 드레스의 상업적 사용에 대한 독점권을 갖고 있고 출원일로부터 계속적으로 사용하고 있다는 것에 대한 일응의(prima facie) 증거가 된다. 따라서 트레이드 드레스의 주등록부에의 등록은 그 트레이드 드레스가 출처표지로서 기능하며 고유한 식별력을 갖고 있거나 2차적 의미를 획득했음을 나타내는 일응의 증거가 된다. 그러나 보조등록부에의 등록은 이러한 추정적 효력이 주어지지 않는다.

이처럼 트레이드 드레스가 미국특허청 주등록부에 등록되면, 상표권 침해와 마찬가지로 그에 대한 침해에 대해서는 연방상표법(15 USC §1114⑴) 제32조 (1)에 근거하여 보호를 받을 수 있다. 동 조항은 연방에 등록된 상표에 대한 침해소송을 규율하는 조항으로서, 피고가 등록상표를 상업적으로 복제, 위조, 모방, 색채만을 달리하여 모방함으로써 혼동, 오인, 기만을 초래하거나 그러한 염려가 있는 경우는 침해에 대한 책임을 지게 된다.

(2) 未登錄 Trade Dress의 경우
미등록 트레이드 드레스의 경우에는 앞서 본 연방상표법 제43조 (a)의 부정경쟁방지조항에 의해서 보호받을 수 있다. 이 조항은 미등록 상표를 포함하여 트레이드 드레스와 같은 미등록 상품표지 또는 서비스의 표지에 대한 폭넓은 보호를 제공하고 있다.

(3) 具體的인 救濟方法
트레이드 드레스 침해에 대해서는 등록된 경우든 미등록의 경우든 이상의 법적 근거에 기초해 각각 트레이드 드레스를 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 민사상 침해금지(injunction)청구, 손해배상청구(recovery of damages, 침해자의 이익 또는 원고의 손해액 및/또는 변호사 보수 등을 특별히 손해액으로 포함하여 청구할 수 있으며 법원의 자유재량에 따라 3배까지 중과할 수 있음) 소송 등을 제기할 수 있으며, 형사상으로도 「위조상표에 관한 법률」(Trademark Counterfeiting Act 1984)」 등에 따라 트레이드 드레스 침해자에 대해서는 초범은 25만 달러 이하의 벌금 및/또는 5년 이하의 징역, 재범의 경우는 100만 달러 이하의 벌금 또는 15년 이하의 징역에 처할 수 있도록 하고 있으며 법인의 경우는 초범은 100만 달러, 재범에 대해서는 500만 달러 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 하고 있다.


4. TRADE DRESS의 保護와 聯邦特許法과의 衝突問題

이상과 같은 트레이드 드레스의 광범위한 보호는 사실상 실용신안 또는 의장특허의 대상 등과 중복될 수 있으며, 예컨대 의장특허에 포함된 디자인도 특허권 존속기간 중 또는 존속기간 만료후 상표로서 등록받을 수도 있다. 즉 다수의 판례가 지적하고 있는 바와 같이, 단순한 의장권의 존재와 상표권의 소유는 각각 별개 독립적이다.

그러나 특히 주로 상표법상 부정경쟁방지조항에 의해 보호되는 트레이드 드레스는 등록을 요하지 않고 사실상 존속기간의 제한이 없다는 점에서 이를 무제한하게 인정할 경우 특허권이 소멸된 권리에 대해서도 영구적인 보호가 가능한 결과가 되어, 소멸된 특허권은 공유로 하여 일반 공중으로 하여금 자유롭게 이용할 수 있도록 한다는 특허제도의 기본 취지와 충돌하게 된다.

이에 대해서는 앞에서 살펴본 Sears-Compco 사건에서 볼 수 있듯이, 특허되지 않은 디자인에 대한 주 부정경쟁방지법에 의한 보호를 연방특허법의 기본정신에 위배된다 하여 인정하지 않은 판례가 있었고, 오늘날에는 이를 기능성이론(theory of functionality) 또는 식별력의 요건에 의해 대부분 해결하고 있다. 즉 특허의 대상이 되는 것은 대개는 기능적인 것이므로 이에 대해서는 트레이드 드레스로서의 보호를 인정하지 않음으로써 양 보호영역의 중첩과 상충에 의한 모순을 방지하고자 하고 있는 것이다.

이에 대한 구체적 사례로서는, 최근에도 Thomas and Betts Corp. v. Panduit Corp. 사건(65 F.3d 654, 36 USPQ 2d 1065 (7th Cir. 1995))에서 원고 Thomas and Betts Corp.의 케이블 타이(cable tie)에 대한 특허권이 소멸되자 피고가 그것을 동일하게 모방하여 판매하는 것에 대한 원고의 침해금지가처분신청 사건에 대하여, 지방법원은 케이블 타이 전체의 형상은 기능적이어서 보호될 수 없지만 케이블 타이의 머리 부분의 둥근 형상은 비기능적이고 2차적 의미를 획득했다 하여 신청을 받아들였으나, 제7 순회항소법원은 그 2차적 의미의 획득을 부인하여 지방법원의 판결을 파기한 바 있다.

또한 Vornardo Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp. 사건(58 F.3d 1498. 10th Cir. 1995)에서는 Vornardo가 최적의 공기흐름을 제공하는 '나선형상의 그릴을 갖춘 팬'에 대해 실용신안특허를 획득한 후, 피고가 Vornardo의 특허권 침해를 회피하면서 그와 동일한 나선형의 그릴을 갖춘 팬을 제조, 판매하자 원고 Vornardo는 피고를 트레이드 드레스로 침해로 제소하였는데, 캔사스 연방지방법원은 이 나선형 그릴 형상이 고유한 식별력을 갖추고 있고 다른 형상의 그릴로 대체해도 동일한 효과를 얻을 수 있다는 점에서 비기능적이라고 보아 침해금지가처분을 받아들였으나, 제10 순회항소법원은 그릴 디자인이 실용신안특허에서 중요한 발명적 요소(important inventive element)로 청구항에 기재되어 있다는 점에서 특허법에 의해 트레이드 드레스로서 보호가 인정되지 않는다 하여 지방법원의 판결을 파기한 바 있다. 이는 이미 지적한 바와 같이, 특허가 부여되지 않거나 소멸된 후에도 신규성과 비자명성=진보성 등의 엄격한 보호요건을 요구하는 특허에 비해 보호가 쉬운 트레이드 드레스로 다시 보호받고자 하는 흐름에 법원이 제동을 걺으로써, 연방특허정책과 연방상표정책 간의 균형을 꾀하고자 한 판결이라 할 수 있다.

그러나 Zip Dee Inc. v. Domestic Corp. 사건에서 최근의 일리노이 북부 연방지방법원의 결정(DC Nill, No. 93C 3200, 96. 7. 9.)은 이와는 다른 사례를 보여주고 있다. 즉, 원고인 Zip Dee사는 휴가용 차량(RVs)용 차일제품에 대한 특허를 1967년 획득하였고 원고는 이 차일에 '거울처럼' 밝은 광택이 나도록 표면을 처리한 일련의 금속편을 사용하였는데, 1984년 원고의 특허권이 소멸된 후 A&G Systems Inc.이 이와 동일한 금속편으로 된 차일을 생산하자 원고는 '거울과 같은 마무리 처리'가 원고의 특허 및 트레이드 드레스를 침해한 것이라는 이유로 침해금지청구 소송을 제기하여 법원의 인정을 얻어냈다. 그 이후 A&G를 승계한 피고회사에서 다시 거울과 같은 표면처리만을 제외한 차일을 생산하자 원고는 법원의 침해금지 결정위배를 이유로 법정모독죄로 소송을 제기하였으나 법원에서는 차일에 유사성은 있으나 식별력있는 '거울과 같이 처리된' 금속편은 사용하지 않았다 하여 금지결정을 위반한 것은 아니라고 보았고 연방순회항소법원도 이를 확인했다.

그러나 이후, 원고는 1992년 미국 특허청에 상표출원을 하여 차일용 금속편 카버의 전체 형태를 상표로서 등록받은 후 이를 기초로 피고를 제소했고, 법원은 이에 대해 애초 소멸된 특허에 개시된 차일 형태 전체에 대한 보호를 추구하는 것이 아닌 한, 소비자들에게 그 제품의 식별표지가 된 금속편의 차일카바에 대해서는 새로운 식별표지로서 권리를 인정할 수 있다고 보았다. 즉 물품의 특정한 한 형태가 특허된 발명에서 일정한 역할을 차지하였다 하더라도 그것이 상품표지로서 식별력을 갖고 기능성이 없으며, 소멸된 전체 특허에 대한 경업자의 자유로운 접근을 방해하는 것이 아닌 한 트레이드 드레스로서 보호가 가능하다고 본 것이다.


Ⅳ. 유럽 및 日本의 TRADE DRESS 保護制度

1. 유럽의 保護制度

(1) 保護의 根據
유럽의 경우는「공동체국가 상표법 통일 제1지침」(First Directive to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks) 제4조에서 "공동체 상표는 자기의 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있게 하는 것으로서 특히 단어나 성명, 도형, 문자, 숫자, 상품의 형상 또는 그 포장(shape of goods or their packaging)을 포함한 도면상 표현가능한 모든 표장으로 구성될 수 있다"고 규정하고 있다. 따라서 유럽「공동체국가 상표법 통일 제1지침」하에서는 상표의 개념에 색채상표, 입체상표 및 소리상표 등이 폭넓게 포함되며, 특히 상품의 형상 또는 포장을 포함한 상표개념에 의하여 Trade Dress(영국법은 get up, 독일은 Ausstattung으로 표현)의 상표법상 보호가 가능하다.

아울러 이러한 공동체상표법통일지침을 전후하여, 독일, 프랑스, 이태리, 영국 등 각 회원국들도 이와 같은 광의의 상표개념을 자국 상표법에 수용해 나가고 있다.

(2) 保護의 要件
상표법상 트레이드 드레스가 보호받기 위해서는 식별력 등 상표등록요건을 갖추어야 하며, 특히 상품의 형상 또는 포장이 다음에 해당할 경우에는 상표로서의 등록이 거절된다(「공동체국가 상표법 통일 제1지침」제7조).

① 商品 그 自體의 性質로부터 派生하는 形狀: 상품의 제작 또는 유통에 필수불가결한 형상의 사용에 대해서는 독점권을 부여할 수 없다는 취지로, 실제로는 그러한 필수적인 형상은 광범위한 사용에 의하여 결정되고 대개의 경우는 식별력이 없는 것이 보통이다.
② 技術的인 結果를 얻기 위해 必要한 商品의 形狀: 형상의 사용이 상품의 제작 또는 포장에 확실한 편익, 즉 미적 또는 지적 편익이 아닌 산업적 편익을 제공하는 경우로서, 상품의 제작 또는 그 이용을 용이하게 하는 형상을 말한다. 이에 따라 기능적 디자인(functional design)의 상표등록은 원칙적으로 인정되지 않는다.
③ 商品에 實質的인 價値(substantial value)를 附與하는 形狀: 다이아몬드의 커팅(cutting)과 같이 다이아몬드 그 자체로도 가치를 갖지만 커팅에 의한 결과물인 그 형상에 의해서 실질적 가치가 부여되는 경우, 그 형상은 심미적 기능성(aesthetic functionality)이 있다고 보아 보호되지 않는다.

(3) 各國의 判例
트레이드 드레스 보호와 관련하여 각국의 판례가 서로 상충되는 경우들이 많아 이에 대한 뚜렷한 법적 일관성이 확립되지는 못하고 있다.

예컨대, 독일에서는 장난감 "Lego" 블록의 형상에 대한 보호가 인정되지 않았으나 네덜란드에서는 동 "Lego" 블록형상의 상표등록에 대한 무효 주장이 법원에서 기각됨으로써 상표법상의 보호가 인정된 사례가 있으며, 또한 Adiddas의 육상복에 대한 삼선 상표에 대하여 독일법원은 심미성(aesthetic quality)을 이유로 상표로서의 보호를 인정하지 않았음에 반해 베네룩스 법원은 같은 상표에 대한 상표로서의 보호를 인정한 바 있는 등 동일 대상에 대해서도 그 보호여부에 대한 각국의 판례들이 일치하지 않고 있다.

(4) 其他
트레이드 드레스와 특허법 등 타 지적소유권법에 의한 보호와의 중복, 상충 가능성이 있는 문제점에 대해서는, 특허, 의장 및 저작권 등 다른 지적재산권에 의해 보호가 된 것이라 하더라도 그것만을 이유로 상표법상의 보호가 거부될 수 없고 트레이드 드레스의 보호요건과 관련하여 참고사항이 될 뿐이라고 본다.

또한 실질적인 가치(substantial value)에 대한 해석 및 적용의 문제와 관련해서는 많은 이견이 있으며, 특히 상표가 상표로서의 사실상의 식별력(de facto distinctiveness)과 심미성을 동시에 갖고 있을 경우의 판단이 문제되는데, 이 경우는 결국 소비자의 구매동기를 보고 결정할 수밖에 없다고 한다. 예컨대, 코카콜라를 구입하는 소비자의 행동이 코카콜라 병의 형태의 아름다움의 결과이냐 아니면 세계적으로 유명한 코카콜라 병의 형태에 화체되어 있는 신용(good will)의 결과이냐 하는 것이다. 미국에서 트레이드 드레스의 보호요건의 하나로서 검토되는 심미적인 기능성의 문제와 동일한 논의라고 할 수 있다.

2. 日本의 保護制度

(1) 商標法에 의한 保護
일본의 구 상표법은 상표법상 보호대상으로서의 표장에 대해 "문자, 도형, 기호 또는 이들의 결합, 또는 이들과 색채와의 결합을 말한다"고 규정하여 표장의 구성요소를 이들 4가지로만 한정함으로써 입체상표는 인정되지 않았고 평면적인 상표만을 보호대상으로 하고 있었다. 따라서 일본의 구 상표법하에서는 물품, 즉 상품의 형태 자체인 트레이드 드레스에 대한 상표법상 보호는 인정되지 않았다.

그러나 1996년 6월 19일 일본의회에서 심의, 의결되어 1997년 4월 1일부터 시행 되는 개정 상표법에 의하면, 상품의 '입체적 형상', 즉 입체상표도 보호대상으로 포함됨으로써 트레이드 드레스도 등록요건을 갖추면 등록될 수 있는 등 이에 대한 상표법상의 폭넓은 보호가 가능하게 된 것으로 보인다.

(2) 不正競爭防止法에 의한 保護
일본의 구 부정경쟁방지법은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 나타내는 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 그 사용된 상품을 판매, 확포 또는 수출하거나 타인의 상품과 혼동을 일으키는 행위" 등을 부정경쟁행위로 규정하고 있었다.

따라서 상품의 용기나 포장도 그것이 본래의 용도와는 달리 그 형상, 모양 등에 타인의 것과 구별되는 특징과 식별력을 갖춘 경우는 상표와 마찬가지의 상품표지로서 보호대상이 됨은 물론, '기타 타인의 상품임을 나타내는 표시'에는 상품을 개별화하는 수단인 한 입체상표를 포함한 모든 표장이 포함되고 또한 상품의 형태자체도 포함될 수 있다고 해석하는 것이 通說, 判例였다.

즉 상품의 형태는 원래 상품의 기능의 발휘를 위해 또는 미감을 높이기 위해 선택되는 것으로 본래는 상품의 출처를 표시하는 것은 아니나, 그 상품의 형태가 타인의 상품과 비교하여 '독자적 특징'을 가지며 그것이 여러 해 동안 특정 기업의 상품에 배타적으로 사용되거나, 또는 단기간이더라도 강력하게 선전, 광고됨으로써, 거래상 그 형태에 의해 곧바로 상품출처를 인식할 수 있기에 이른 경우에는 부정경쟁방지법상의 보호대상인 '상품표시'로 인정받을 수 있었다. 따라서 트레이드 드레스는 일본의 구 부정경쟁방지법하에서도 그 보호대상에 포함되어 있었다고 할 수 있다.

다만, 일본의 구 부정경쟁방지법에 따르면, 트레이드 드레스가 이러한 상품표시로서의 요건을 충족한다 해도, 그것이 국내에 널리 알려진 것, 즉 '국내 周知'의 요건을 충족시키지 않으면 보호받을 수 없었다.

한편, 상품의 형태가 기술적 기능에서 유래하는 필연적, 불가선택적인 결과인 경우 이러한 형태도 상품표시로서 인정하여 부정경쟁방지법상의 보호를 부여할 것인가에 대해서 일본의 학설, 판례는 機能的形態除外說, 機能的形態包含說, 折衷說 등으로 대립되어 왔다. '기능적형태제외설은' 상품의 형태가 상품의 기술적 기능에서 유래하는 필연적인 결과인 때에는 그 형태를 부정경쟁방지법에서 보호하는 것은 그 기술을 특정인에게 영구히 독점시키는 결과가 되므로, 존속기간을 한정하여 신규, 독창적인 기술에 독점권을 인정하고 있는 특허, 실용신안제도에 비추어 볼 때 불합리하다는 입장이며, '기능적형태포함설'은 기능적형태제외설은 법적 근거도 없고 부정경쟁방지법과 공업소유권법은 각각 그 입법취지나 보호요건이 다르며 결과적으로 기술을 보호하는 결과가 되더라도 주지성을 유지하기 위해서는 기업의 계속적인 노력이 있어야 하므로 기능적 형태를 보호해도 그 기술에 관하여 영구권을 설정하는 것은 아니라는 입장이었다. 그리고 절충설은 양설의 중간적인 입장에서 행위자에게 귀책성이 있었느냐의 여부를 고려하여야 한다는 입장이었다.

이에 대해, 일본은 1993년 5월 19일 부정경쟁방지법 개정을 통해 '상품의 형태'를 보호대상으로 명시함과 아울러, 국내에서 주지되기 전이라도 그러한 상품형태에 대한 타인의 무단 도용, 모방행위를 금지하는 규정을 마련함으로써, 트레이드 드레스를 폭넓게 보호할 수 있는 가능성이 열리게 되었다.

구체적으로, 일본 부정경쟁방지법 제2조는,
"1. 타인의 상품 등 표시(사람의 업무에 관한 성명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기 혹은 포장 기타 상품 또는 영업을 표시하는 것을 말함. 이하 같다)로서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 것과 동일 또는 유사한 상품 등 표시를 사용하거나, 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도하거나, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입을 통해 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 야기하는 행위,
2. 자기의 상품 등 표시로서 타인의 저명한 상품 등 표시와 동일 혹은 유사한 것을 사용하거나, 또는 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도하거나, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입을 하는 행위" 와 함께,
"3. 타인의 상품(최초로 판매한 날로부터 기산하여 3년을 경과한 것을 제외한다)의 형태(당해 타인의 상품과 동종의 상품 <동종의 상품이 아닌 경우에는 당해 타인의 상품과 그 기능 및 효용이 동일 또는 유사한 상품>이 통상 갖는 형태를 제외한다)를 모방한 상품을 양도, 대여하거나, 양도 또는 대여를 하기 위해 전시, 수출 또는 수입하는 행위"를 부정경쟁행위의 유형으로 추가하여 명시함으로써, 주지되기 전이라 하더라도 많은 노력과 투자를 통해 새로운 상품의 형태를 고안, 창작한 자에 대한 실질적인 보호가 가능하도록 하고 있다.

다만, 미주지의 상품의 형태에 대한 부정경쟁방지법상의 보호는 ① 최초 판매일로부터 3년을 경과하지 않아야 하고, ② 그 형태가 당해 타인의 상품과 동종(유사)상품 또는 그 기능 및 효용이 동일, 유사한 상품에 통상적인 형태가 아닌 경우, 즉 동종의 상품 등과 비교하여 상품의 형태에 '차별성' 내지 '특이성'이 있는 경우에 한정하고 있다. 따라서 상품의 형태가 미주지이고 최초 판매일로부터 3년을 경과한 경우에는 사용에 의한 '2차적 의미의 획득' 등을 통해 소비자에게 특정 상품의 출처표지로서의 식별력과 함께 주지성을 획득하지 않으면 부정경쟁방지법상 보호가 불가능하다. 상품의 형태는 외관에 관한 것으로서 대개 라이프싸이클이 짧기 때문에 길게 보호할 필요성이 적고 또한 신규성, 창작성과 식별력이 있는 상품의 형태는 대체로 3년의 기간이면 의장법이나 실용신안법, 상표법에 의해 등록을 받아 보호받을 수 있고, 그 외에 저작권법에 의해서 보호받을 수도 있기 때문인 것으로 보인다.

그리고 일본 부정경쟁방지법에서는 보호되는 '상품의 형태'에 대해서는 '상품 등의 표시'라고 규정하지 않고 있고 다만 동종 상품 등이 '통상 갖는 형태'를 제외한다고만 규정하고 있어 그 개념과 보호 범위에 대한 구체적인 해석과 적용기준이 주목된다. '상품 등의 표시'는 상품의 출처표지로서의 식별력, 즉 특별현저성의 구비를 전제로 하는 개념이라는 점에서 단순한 '상품의 형태'와는 구별된다. 그러나 일본 부정경쟁방지법은 이러한 상품의 형태에 동종 상품이 '통상 갖는 형태'를 제외함으로써 이를 보완하고 있다. 동종 상품이 '통상 갖는 형태'를 제외한다는 말은 동종 상품의 형태에 대한 일정한 '차별성' 내지 '특이성', '독창성'을 요구하는 것이라 할 수 있고, 이는 이와 정확히 일치한다고 볼 수는 없으나 앞에서 살펴본 미국에서의 트레이드 드레이스 보호요건으로서 '고유한 식별력'의 개념 또는 의장법 및 실용신안법상의 신규성과 진보성, 창작성의 개념에 근접하는 것이라 할 수 있다. 따라서 기능적 형태라 하더라도 일단 그것이 동종 상품이 '통상 갖는 형태'에 해당되는 것이 아닌 한은 이러한 개정법에 의해 보호가 가능하리라고 보여지며, 다만 최초 판매일로부터 3년이 경과한 경우는 부정경쟁방지법상의 일반 원칙으로서 상품표시로서의 식별력과 함께 주지성을 획득해야 보호가 가능할 것이다.

이처럼 일본의 개정 부정경쟁방지법이 동종 상품이 '통상 갖는 형태'가 아닌 한 주지성 여부와 관계없이 상품의 형태를 보호할 수 있도록 한 취지는 상품의 형태가 아직 특정 출처의 상품표지로서 개별화되기에 이르지는 못한 상품의 형태, 즉 디자인 그 자체의 상태라 할지라도 그것이 통상적 형태가 아닌 독창적인 새로운 형태일 경우에는 이를 동종상품 등에 그대로 모방(dead copy)한 상품을 제조하여 판매하는 행위를 부정경쟁행위로 보아 규제하고자 하는 것이라 할 수 있다. 따라서 이전에는 예컨대 의장법상 출원의장의 등록전 보호방안이 매우 미흡한 실정이었는데, 출원의장은 물론이고 출원되지 않은 미등록 의장이라 할지라도 그것이 동종 상품이 갖는 통상적인 형태가 아닌 경우, 즉 신규성과 창작성 등 일정한 요건을 갖춘 경우에는 부정경쟁방지법에 의해 보호가 가능하게 되었다.


(3) 侵害에 대한 救濟
트레이드 드레스 침해에 대해서는, 트레이드 드레스가 개정 상표법에 의한 입체상표로서 등록된 것인 경우에는 상표법에 의해, 미등록 트레이드 드레스의 경우에는 부정경쟁방지법 소정의 요건을 충족하는 경우 부정경쟁방지법에 의해, 침해의 금지 또는 예방청구, 손해배상청구, 신용회복조치 등의 민사상의 구제조치와 부정경쟁행위자에 대한 징역형과 벌금형 등의 형사적인 구제조치 등을 취할 수 있다.


Ⅴ. 우리 나라에서의 TRADE DRESS 保護制度 및 改善方向

1. 商標法에 의한 保護의 可否

현행 상표법상 보호대상이 되는 상표는 그간 상표법의 개정을 통해 "기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 및 이들 각각과 색채를 결합한 것"으로서 평면적인 표장 뿐 아니라 입체적 표장도 보호대상이 되므로, 입체적인 상품의 형태 등의 트레이드 드레스도 상표법상 보호대상이 될 수 있다고 본다.

즉, 특정한 색채나 도형 등으로 구성된 상품의 포장이나 용기 등의 트레이드 드레스의 경우에는 그것을 상표법상의 상표로서 등록을 받음으로써 보호받을 수 있다.

다만, 이 경우 보통명칭이나 관용표장, 성질표시=기술적 표장 등에 해당하지 아니하는 등의 자타상품식별력을 갖추어야 하고, 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등의 부등록사유에 해당하지 않아야 한다. 그리고 상품의 포장이나 용기에 그러한 보통명칭이나 관용표장, 성질표시 표장 등이 포함되어 있을 경우 권리불요구 제도(disclaimer)가 폐지된 현행법 하에서 등록요건의 판단과 권리범위해석에 문제가 발생할 수 있다. 그러나 그간 상표심사와 권리범위해석에 관한 축적된 판례 등에 비추어 볼 때, 심사에 있어서는 그 용기나 포장 전체로서 식별력을 판단할 수 있을 것이고, 성질표시, 기능적 형상 등이 포함된 것이 등록되면 상표법 제51조 제2호 및 제4호에 의해 상표권의 효력이 제한되는 경우에 의해 규율되게 될 것이다.

그렇지만 상표법은 기본적으로 등록을 그 보호의 요건으로 하고 있는 점에서 여전히 한계가 있다.

2. 意匠法에 의한 保護

앞에서 보았듯이, 의장법상 의장이란 '물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합'으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것으로서, 트레이드 드레스와 구성요건이 일치하는 부분이 있으므로 트레이드 드레스를 현행 의장법상 의장으로 등록하여 보호받을 수도 있다.

그러나 의장법은 물품의 수요증대 기능을 갖는 물품의 심미적인 외관의 창작을 보호대상으로 하므로 트레이드 드레스와는 보호대상이 다르고, 물품성, 형태성, 시각성, 심미성 등의 성립요건과 공업성, 신규성, 창작성과 특히 1의장 1출원 원칙 등의 등록요건을 충족시켜 등록되어야만 보호받을 수 있고, 또한 의장을 구성하지 아니하는 문자 등이 의장에 포함될 경우 구체성 결여로 등록이 거절될 수 있는 등 보호요건이 제한되어 있고 권리의 존속기간도 15년으로 짧은 단점이 있다.

3. 不正競爭防止法 및 營業秘密保護에 관한 法律에 의한 保護

이상으로부터 볼 때, 우리 나라에서도 트레이드 드레스의 보호는 미국, 일본과 마찬가지로 상표법과 함께 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 "부정경쟁방지법")에 의한 보호 여부가 논의의 주된 초점이 된다고 할 수 있다.

(1) 우리 부정경쟁방지법 제2조 1호 가목 및 나목은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위"와 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

따라서 트레이드 드레스 중 '상품의 용기 또는 포장'과 관련된 것은 그것이 본래의 기능을 넘어 그 형상, 모양 등이 특정인의 상품출처를 나타내는 표지로서 식별력을 갖게 된 경우에는 부정경쟁방지법상의 보호대상이 될 수 있다. 이 경우 상품의 용기, 포장이 출처표시기능을 갖는 상품표지로서 인정되기 위해서는 그 형상, 사용기간, 태양, 광고선전 방법 등에 있어 수요자에게 다른 경업자와 구별될 수 있는 요소가 있어야 한다.

또한 '상품의 형태'와 관련한 트레이드 드레스도 상품의 모양 내지 형태가 본래 상품 고유의 기능과 사용상의 편의, 상품의 아름다움을 살리기 위한 것이고 상품의 출처를 표시하는 것은 아니나, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용됨으로써 또는 선전광고에 의하여 소비자에게 상품형태의 차별적 특징이 부각되고 그것이 소비자에게 특정품질을 가지는 특정출처의 상품 표지라고 인식됨으로써 '2차적 의미'를 획득하여 상품을 個別化하는 인식수단이 되었다면, 부정경쟁방지법상의 '기타 타인의 상품 또는 영업임을 표시하는 표지'에 해당하여 보호받을 수 있다.

(2) 다만, 이 경우 상품의 기능적 형태와 관계되는 기술적 사상 등의 경우에는 특허, 실용신안법상의 보호대상이라 할 것이고, 권리가 소멸된 후에는 전 인류의 공유재산으로서 누구라도 그것을 자유롭게 사용할 수 있는 것이 특허법의 정신이므로, 트레이드 드레스에 대한 보호가 이러한 특허법 등의 규정에 반하여 그 보호를 연장하는 결과를 가져오지 않도록 보호가 요청되는 상품의 형태가 기능적인 것으로서 기술적 사상에 관한 것인지 상품표지에 관한 것인지 엄격히 구분해야 할 것이다.

상품의 형태가 이러한 기술적, 기능적 형태인 경우의 보호의 가부에 대해서는, 우리 나라의 경우도 일본의 경우와 마찬가지로 ① 技術的 形態除外說, ② 技術的 形態包含說, ③ 技術的 形態制限說로 나누어 설명되고 있다.

먼저 技術的 形態除外說은 상품의 형태가 기술에서 유래하는 경우는 특허, 실용신안법에 의해, 의장의 경우에는 의장법의 보호대상이 되므로 이를 부정경쟁방지법에 의해 중복보호할 필요가 없다는 입장이며, 이에 대한 부정경쟁방지법에 의한 보호는 첫째로, 특허법, 실용신안법에 의해 존속기간 만료후에는 만인공유의 재산이 되는 기술에 대해 존속기간을 연장하여 독점을 허용하는 결과가 되고, 둘째, 특허법상 신규성, 진보성 등의 요건을 결여하여 등록이 거절된 경우에도 존속기간에 제한이 없는 권리를 취득케 하는 불균형이 초래되며, 또한 셋째로, 특허권, 실용신안권의 대상인 기술적 상품형태는 그 존속기간 중 독점권에 의해 주지상품 표지화하는 것이 용이하여 불균형을 심화시킬 수 있다고 본다.

技術的 形態包含說은 첫째로 부정경쟁방지법, 산업재산권법의 경합보호를 배제하는 규정이 없으며, 둘째 부정경쟁방지법은 표지보호로서 특허, 실용신안법은 기술적 사상의 보호로서 그 보호대상과 보호법익, 보호요건을 달리하므로 중복보호를 허용해도 법리상 모순이 없고, 셋째로, 부정경쟁방지법상 보호대상은 동태적 영업활동에 따른 신뢰성 내지 상품의 수요흡인력이므로 그 보호를 받기 위해서는 출처표시기능, 주지성 확보와 존속을 위한 영업활동과 광고, 선전 등 끊임없는 기업노력이 계속 요구되므로 이것이 기술적 사상에 관한 영구권의 설정이라고는 할 수 없으므로, 기술적 형태도 전면적으로 보호해야 한다는 입장이다.

技術的 形態制限說은 원칙적으로 상품의 형태가 수요자의 기호를 고려하여 동종의 상품 중에서 특정의 형태가 선택될 여지가 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 보호대상으로 하되, 상품의 형태가 기술적 기능에서 유래하는 필연적, 불가선택적인 결과일 때에는 비록 그것이 특정인의 상품인 것을 표시하고 있어도 보호받을 수 없다는 입장이다. 그러한 상품의 형태는 상품의 출처표시기능을 가질 수 없기 때문이라는 것이다.

이상의 세 가지 견해 중에서는 技術的 形態制限說이 대체적인 견해로서 특허법 등 산업재산권법의 입법취지에 비추어 볼 때에 타당성을 갖는 견해라고 보며, 미국 등에서 트레이드 드레스 보호요건으로서 '비기능성'을 요구하는 기능성이론과도 같은 선상에 있다고 할 수 있다. 다만, 상품의 형태가 기능적인 것에서 유래되었는가 단순한 의장인가의 판별이 쉽지 않은 때도 있지만, 대체로 의장의 경우에는 기능성보다는 물품의 심미감을 보호대상으로 하여 그것이 상품형태에 필연적, 불가선택적인 결과라고 하기는 어려운 경우가 많으므로 이 경우에는 특허나 실용신안의 경우와는 달리 판단해야 한다는 지적이다.

(3) 그러나 상품의 형태를 포함하여 트레이드 드레스가 부정경쟁방지법상의 보호대상이 된다 하더라도 우리 나라 부정경쟁방지법은 아직 '국내에 널리 알려질 것'을 요건으로 하고 있어 그 보호범위가 제한되어 있다고 할 수 있고, 따라서 침해를 주장하는 측에서 상품표지로서의 식별력과 주지성의 획득을 입증해야 한다. 그리고 외국에서 널리 알려진 트레이드 드레스라도 국내에서 널리 알려져 있지 않으면 안된다.

다만, 이러한 주지성의 정도는 국내 전역에 걸쳐서 모든 사람들에게 주지되어 있을 것을 요하는 것은 아니며, 국내에 일정한 지역적 범위안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 알려진 정도로도 족하다는 것이 판례의 일관된 입장이다(대법원 1976. 2. 10. 선고 74 다 1989 판결 등). 또한 주지성의 지역적 범위에 대해서는 모든 상품에 대하여 일률적으로 정할 것이 아니라 상품의 종류 및 성질로부터 오는 거래범위의 광협, 거래대상자의 상위, 지역의 특수성 등의 구체적인 상황을 고려하여 결정해야 하며, 주지성의 판단주체도 거래사회의 평균인이 가지는 통상의 주의력과 판단력을 기준으로 상품의 종류 및 성질에 따라 또는 영업의 종류 및 거래형태 등에 따라 구체적, 개별적으로 판단하되 여기서 인식의 주체에 거래자 및 수요자 쌍방 모두가 포함될 필요는 없고 상품 및 거래의 특성에 따라 어느 한편을 중심으로 널리 알려져 있는지 여부를 판단할 수도 있다고 본다.

(4) 상품표지로서의 식별력과 주지성 등 부정경쟁방지법상의 보호요건을 갖춘 트레이드 드레스를 타인이 침해하여 오인혼동을 초래한 경우 행정적 구제조치로서 동법 제8조에 의해 특허청장에 의한 부정경쟁행위의 중지, 표지의 제거, 폐기 등의 시정권고조치(이 권한은 동법 시행령 제10조에 의해 시, 도지사에게도 위임), 민사적 구체조치로서 부정경쟁행위 금지 또는 예방청구와 물건의 폐기, 설비의 제거청구(제4조), 손해배상청구(제5조), 신용회복조치청구(제6조) 등이 가능하며, 형사적 구제조치로서 본 법에 의한 부정경쟁행위는 비친고죄로서 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형에 처할 수 있으며(제18조), 법인 등에 대해서는 양벌규정이 적용된다(제19조).

또한 2001. 2. 3. 개정된 부정경쟁방지법에서는 위와 같은 혼동을 하게 하는 행위에외 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 국내에 널리 인식된 타인의 상품의 용기, 포장 등 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일, 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 희석화행위에 대해서도 이를 부정경쟁행위로 보아 제재할 수 있도록 하였다(동법 제2조 제1호 다목 신설). 그리고 이러한 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구와 관련해서도 원고의 이익액에 의한 손해액산정, 침해자의 이익액에 의한 손해액추정, 통상의 로열티 상당액에 의한 손해액산정, 변론의 전취지 증거조사결과에 의한 법원의 손해액 인정규정 등이 새롭게 도입되었다(동법 제14조의 2 제1항 내지 제5항).

(5) 부정경쟁방지법상의 이러한 트레이드 드레스의 보호요건과 관련하여, 대법원은 "일반적으로 상품의 형태는 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니나 다만 어떤상품의 형태가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 경우에는 부차적으로 자타상품식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당된다"고 보고, "원고의 그네, 볼링세트 완구가 완구 판매기간, 판매수량 및 가액, 선전광고의 종류와 방법, 유사완구들이 경쟁적으로 판매되고 있던 사정 등을 종합해 볼 때, 그 형태 자체로서 수요자들에게 상품출처표시로서 개별화되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하고 있었다고 보기 어렵다"고 하여 원고의 상고를 기각한 사례가 있다(대법원 1994, 12 2. 선고 94 도 1947 판결).

4. 保護의 限界와 改善方案

이상과 같이 우리나라에서도 현행 법제에 의해서 트레이드 드레스의 보호가 가능하다고 할 수 있으나, 상표법은 등록권리만을 적극적 보호대상으로 하는 점에 한계가 있으며, 의장법에 의한 보호도 기본적으로 상품표지가 아닌 물품의 미적 외관의 보호를 목적으로 한다는 점에서 보호객체와 요건, 보호의 취지, 방식에 한계가 있다. 한편, 트레이드 드레스는 우리의 현행 부정경쟁방지법상의 보호대상에 포함됨은 분명하나, 국내 주지성 등을 요건으로 하고 있어서 국내에 주지되지는 않았으나 많은 노력과 투자를 통해 창작된 새로운 상품의 형태에 대한 실질적인 보호가 불가능한 점이 문제점으로 남는다.

물론, 상품의 형태 등의 트레이드 드레스는 대개 記述的인 특성을 갖고 있는 경우가 많아 처음부터 식별력이 인정되는 경우가 드물고, 따라서 사용에 의한 2차적 식별력을 획득해야 하는데, 미국 판례들에 따르면 이러한 2차적 의미는 앞서 보았듯이 장기간의 사용, 판매의 성공, 실질적인 광고비용 지출, 디자인의 형태를 강조하는 선전 등을 증거로 하여 판단하게 되고, 미국에서의 이러한 2차적 식별력 취득에 대한 요건은 우리 부정경쟁방지법상의 주지성에 대한 판단요건과 큰 실질적인 차이는 없는 것으로도 볼 수 있다. 그러나 처음부터 고유한 식별력(inherently distinctiveness)을 이미 갖고 있다고 볼 수 있는 경우, 또는 상품의 형태가 아직 특정 출처의 상품표지로서 개별화되지는 않은 디자인에 불과하더라도 그 형태가 동종 상품이 통상 갖는 형태가 아닌 차별성과 특이성, 독창성을 갖고 있고 거기에 많은 노력과 투자가 이루어진 경우에는 현행 부정경쟁방지법상으로는 이에 대한 타인의 모방 등 부정경쟁행위로부터 구제를 받는 것이 불가능하다. 더욱이 이러한 상품의 형태는 현행 상표법의 경우는 물론이고 의장 등으로 출원을 한다 해도, 등록전에는 신청에 의한 출원공개제도의 도입에도 불구하고 짧은 라이프싸이클에 비해 효과적인 보호가 미흡하다고 할 수 있다.

이러한 실정을 고려할 때, 트레이드 드레스에 대한 효과적인 보호를 위해서는 사전에 상표법에 의한 입체상표 등으로 등록하여 그 권리를 보호할 필요가 있고, 또한 부정경쟁방지법상으로도 상품의 형태 등 트레이드 드레스가 그 주지성, 식별력, 오인혼동의 가능성 등의 요건을 모두 충족시켜 보호받기란 쉽지 않다 할 것이므로, '트레이드 드레스의 개발단계에서부터 주지성을 획득하기 전 단계의 권리자의 이익보호'를 위해 그 보호범위를 확대하여 일본의 경우처럼 일정한 요건 하에 주지성 등이 없더라도 보호할 수 있는 규정을 두는 방안 등을 입법적인 개선방안으로서 모색해 나갈 필요가 있다고 본다.


Ⅵ. 結論

이상에서 살펴본 바와 같이, 오늘날 트레이드 드레스에 대한 보호논의는 경업과정에서 타인의 상품, 서비스와의 차별성을 확보하고 소비자들 사이에서 확실한 출처원으로서 자리잡기 위한 상품표지와 그에 대한 선전방법이 매우 다양화되고 있는 현실을 반영하고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등 각국은 이러한 실정을 반영하여 상표법 및/또는 부정경쟁방지법과 판례들을 통해 트레이드 드레스에 대한 보호를 확대해 나가고 있다. 즉 입체상표의 도입이나 상품표지 개념의 확대를 통해 사회적 현실로서의 상표, 상품표지와 법상의 상표, 상품표지 사이의 괴리를 좁혀 나가고 있는 것이다.

우리의 경업현실에서도 많은 준비와 투자를 통해 선택된 상품표지로서의 트레이드 드레스에 대한 투자자의 이익을 보호하는 것은 사익의 보호만이 아니라 부정경쟁을 방지하고 건전한 경업질서의 확립을 통해 산업발전을 도모하는 것과 연결되어 있다 할 수 있고, 또한 트레이드 드레스가 현실에서 광의의 상표의 하나로서 이미 식별표지로서 기능하고 있다 할 때 이에 대한 무분별한 모방의 허용, 방치는 일반 수요자의 상품 출처에 대한 혼동과 품질오인을 초래할 수 있는 등의 공공의 이익과도 직결되어 있다.

우리 나라에서도 이러한 트레이드 드레스는 이미 부정경쟁방지법상의 보호대상에 포함되어 있지만, 주지성의 요건을 충족시켜야 하는 등의 제한이 있고, 상표법에서도 입체상표 제도가 도입되었으나 미국이나 일본에 비해 이와 관련된 심사례와 분쟁에 대한 판례가 축적된 것이 아직 많지 않다. 따라서 우리의 경우에도 제외국의 입법례와 판례들을 참조하고 우리의 국내외 경업현실과 앞으로의 발전방향을 고려하여, 입체상표 제도의 활용과 함께 부정경쟁방지법상의 주지성 등의 요건에 대한 일정한 완화 내지 예외규정의 입법 등을 통해 트레이드 드레스의 효과적인 보호방안을 강구해 나갈 필요가 있다고 본다.

그러나 트레이드 드레스에 대한 이러한 법적 보호 못지 않게 중요한 것은 이를 하나의 정당한 권리로서 인식할 수 있는 권리의식의 확립과 그것을 존중해 주는 건전한 경업질서의 확립이라고 할 수 있다. 물론, 법의 보완과 구체적인 운용을 통해서도 개선될 수 있지만, 기업 등 당사자의 스스로의 노력없이 상호간에 타인의 트레이드 드레스 등을 모방하여 손쉽게 시장을 분점하고자 하는 경업현실 하에서는 법상의 보호방안의 확대논의는 무의미할 수도 있기 때문이다. 따라서 트레이드 드레스의 효과적인 보호를 위해서는 법적인 문제점 점검과 개선방안 못지 않게 이에 대한 논의의 지속과 기존 법제도의 활용 및 구체적 사례의 축적 등을 통해 권리의식을 제고하는 작업을 아울러 수행해 나가는 것이 중요하리라고 본다.


參 考 文 獻


1. 外國文獻 및 資料

- Cynthia Clarke Weber,「Trade Dress in the United States」,『Trademark World』, February 1992, Intellectuall Property Publishing Ltd., London, UK.
- Young-chol Kim,「Trade Dress Infringement in Korea, Case comment」,『Trademark World』, October 1992.
- John Michael Curtin,「"Inherently Distinctive" Trade Dress in the United States, Beyond the Two Peso case」,『Trademark World』, November 1992.
- Lowell Anderson, 「Functional Configuration and Trade Dress Law ; Vornado Air Circulation Sys. v. Duracraft Corp.」,『COMMENT』, 1995. 12. EIPR(European Intellectual Property Review), Sweet & Maxwell/ESC Publishing, UK.
- Lowell Anderson, 「Monopolising a Product by 'Trade Dress'? ; Thomas and Betts v. Panduit Corp. Elmer v. ICC Fabricating」,『COMMENT』, 1996. 3. EIPR.
- Theodore H. Davis, Jr., 「Copying in the Shadow of the Constitution: The Rational Limits of Trade Dress Protection」,『The Trademark Reporter』, May-June 1996, No. 3, Vol. 86, International Trademark Association.
- Vincent N. Palladino, 「Trade Dress after Two Pesos」, 『Trademark Reporter』, vol. 84. July-August, 1994. No.4.
- [Trade Dress Protection may be denied for Configuration in Expired Patent], 『BNA's PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT JOURNAL』, The Bureau of National Affairs Inc., Sept. 28, 1995. vol. 50. pp. 611-613.
- The Bureau of National Affairs Inc., 『BNA's PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT JOURNAL』, August 22, 1996. vol. 52. No. 1291.
- David Llewelyn, [Legal Protection for the Coloured Get-up of Ethical Pharmceuticals], {IIC}, 1981, No. 2., vol. 12. VCH Verlagsgesellshft mbH, Weinheim.
- Siegrun D. Kane, 『Trademark Law, A Practitioner's Guide』, 1987, third printing, Practicing Law Institute, New York City.
- Anthony L. Fletcher and David J. Kera,『Trademark Law Handbook』, 1992 Edition, U.S. Trademark Association.
- Jerome Gilson, {Trademark Protection and Practice}


2. 國內文獻 및 資料

- 網 野 誠 著, 康東壽·康一宇 共譯, {商標}, 大光書林, 1992.
- 小野昌延 編著, {註解 不正競爭防止法}, 平成 2年, 靑林書院.
- 최태현, [미국의 Trade Dress 보호제도], {특허정보}, 1993년 6월, 제20호, 특허청
- 송주현, [Trade Dress 보호문제에 관한 고찰], {특허정보}, 1993년 11월 제23호, 특허청 참조.
- 정완섭,「1996년도 개정 일본상표등록제도 해설」, {특허정보}, 통권 제40호, 96. 9., 특허청.
- 尹炳角, [不正競爭行爲의 類型과 救濟方法], {知的所有權에 관한 諸問題}, 下, 法院行政處, 1992.
- 宋永植, 李相程, 黃宗煥 共著, {知的所有權法}, 育法社, 1992.
- 宋永植, 黃宗煥, 金元五 共著, {商標法}, 한빛지적소유권센타, 1996.
- 鄭浩烈 著, {不正競爭防止法論}, 三知院, 1993.
- 金仁燮, [不正競爭防止法上의 '不正競爭行爲'의 成否에 관한 一考察], {大韓辯護士協會}, 134호, 1987. 10.
- 陶斗亨, [不正競爭防止法上의 商品形態의 保護], {判例硏究}, 제9집, 1996, 서울지방변호사회.