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자신의 상표를 보호하려면 반드시 상표 등록 절차를 밟아 두어라
변리사 오세중 (2002. 6.)
 
월간제과제빵 6월호 기재

상표등록은 특허청에 가서 출원인코드를 부여받는 것부터 시작된다

자신이 사용하는 브랜드를 효과적으로 보호하기 위해서는 그에 대해 상표등록을 받을 필요가 있는데, 이를 위해서는 특허청에 가서 출원인코드를 부여받은 후 출원서양식에 출원인의 성명과 출원인코드, 상표를 사용할 상품 등을 기재하여 상표견본과 함께 제출하고 소정의 수수료를 납부하여야 한다. 상표출원서가 접수되면 특허청은 방식심사와 실체심사를 거쳐 거절이유가 없으면 등록결정 한다. 출원인이 등록결정통지서를 받은 날로부터 2월내에 등록료를 납부하면 상표권이 등록되어 상표권이 발생한다. 이처럼 상표출원 후 심사를 거쳐 등록되기까지는 대개 12개월에서 15개월 내외가 소요된다. 그러나 심사결과 거절이유가 발견되면 출원인에게 의견서를 제출하도록 통지하고 의견서를 통해 거절이유가 극복되면 등록결정을 내리며 거절이유가 극복되지 않으면 최종 거절결정을 하게 된다. 이 때 출원인이 거절결정에 불복하는 경우에는 특허심판원에 심판을 제기하여 거절결정의 부당함을 다툴 수 있으며, 특허심판원의 심결에도 불복하는 경우에는 다시 특허법원, 대법원에까지 소송을 제기하여 다툴 수 있다.

'시각적으로 인식기 가능한 상표'만을 보호대상으로 한다

상표법에 의해 보호될 수 있는 상표의 종류에는 어떠한 것이 있는가? 상표법에서는 상품을 식별하기 위한 "기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것, 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것"을 보호대상이 되는 상표로 정의하고 있다. 따라서 기호(심벌), 단순 문자로 된 상표 및 도형과 이들 각각의 결합으로 된 '평면상표', 상품의 독특한 형태와 같은 '입체상표', 그리고 여기에 색채를 결합한 '색채상표' 등 다양한 상표가 보호대상이 될 수 있다. 입체상표의 대표적 예로는 미국에서 일찍부터 상표로 등록받은 '코카콜라병의 형태'를 들 수 있다. 그리고 미국 등에서는 특정한 '소리'(어느 상점에 들어가면 나오는 특정한 멜로디 등)나 '냄새' 등도 상표로 인정되나, 우리 상표법에서는 '시각적으로 인식이 가능한 상표'만을 보호대상으로 하여, '소리'나 '냄새'는 인정되지 않는다. 또 미국에서는 '단일한 색채'도 오랫동안 사용하여 특정인의 상품표시로 소비자들에게 인식되게 된 경우 상표로 인정받는다. 예를들어 다림질패드에 골드그린 색상등이 그렇다. 하지만 우리 상표법은 기호, 문자, 도형 등에 색채가 결합된 경우를 제외하고는 단일한 색채는 상표로 인정하지 않는다. 다만, 이러한 소리, 냄새, 단일한 색채 등이 장기간의 독점적, 배타적 사용에 의하여 국내의 소비자들에게 특정인의 상품 출처표시로 널리 알려진 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 보호받을 수 있는 경우가 있다.

상표법은 동일, 유사한 상표에 대해 가장 먼저 출원한 사람만이 등록을 받을 수 있다

상표법의 보호대상이 되는 상표를 선택하여 특허청에 출원했다 하더라도 모든 상표가 등록되는 것은 아니며 상표등록을 받기 위해서는 다음의 등록요건을 갖추어야 한다. 먼저, 상표는 자기의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위해 사용하는 표시이므로 출원상표는 식별력(구별력 또는 특별현저성)이 있어야 하며, 예컨대 ① 상품의 보통명칭(예: 과자-초코파이), ② 관용상표(예: 청주-정종), ③ 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상 등을 보통의 방법으로 표시한 것(예: 산지표시 굴비-영광, 품질표시-청정, 그린, 효능표시 화장품-보들보들), ④ 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표(예: 뉴욕, 맨하탄), ⑤ 흔히 있는 성 또는 명칭(예: 김, 이, 상점), ⑥ 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표(예: 1자의 한글, 한자, 2자 이내의 외국문자, 두 자리 이하의 숫자, 흔히 사용되는 원형, 원기둥 등), ⑦ 기타 식별력이 없는 상표(예: '인류를 아름답게 지구를 아름답게' 등의 일반적인 구호, LAND, MART, PLAZA, 마을 등 상품 제공의 장소적 의미로 사용되는 것)는 등록받을 수 없다. 위와 같은 표장들은 그 상품에 누구나 사용할 필요가 있기 때문에 특정인에게 독점을 허용하는 것은 부당하고 또 식별력이 약한 상표는 출처표시로서 상표 본래의 기능을 수행할 수 없기 때문인데 실무에서도 자주 문제가 되어 등록이 거절되는 사례가 많다. 다만, 식별력이 없는 상표라도 이를 특수한 방법으로 디자인하거나 다른 식별력 있는 표장과 결합한 경우, 또는 사용을 통하여 소비자들에게 특정인의 출처표지로서 현저히 알려진 경우에는 등록 받을 수 있다.식별력을 갖춘 상표라 하더라도 공익 보호를 위해, 또는 타인의 사익의 보호를 위해 등록이 허용되지 않는 경우가 있다. 예컨대, 실무상 자주 문제가 되는 것으로는 이미 동일하거나 유사한 상표가 먼저 등록되어 있는 경우이다. 이 경우 출원인이 상표를 사용하고 있으면 상표권침해 문제까지 발생하여 중도에 사업을 중단하거나 브랜드를 변경해야 하는 일이 발생한다. 따라서 상표를 등록받으려면 특허청에 동일, 유사한 상표가 선출원되거나 등록되어 있는지 여부를 조사해야 한다. 그 후에 출원절차를 진행하는 것이 바람직하다. 또한 ①타인의 유명상표와 동일, 유사하거나 이와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표, ②상품의 품질을 오인하게 하거나(예: 소주-Whisky) ③수요자를 기만 할 염려가 있는 상표(예: 국산 향수-Made in Paris), ④국내 또는 외국의 유명상표와 동일, 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표도 등록을 받을 수 없다. 출원된 입체상표가 상품의 기능에 필수적인 형상만으로 된 경우에도 등록 받을 수 없다. 이외에, 우리 상표법은 동일, 유사한 상표에 대해서는 가장 먼저 출원한 사람만이 등록받을 수 있도록 하는 '선출원주의'를 채택하고 있으므로, 상표를 출원하여 등록받고자 하는 경우에는 타인이 동일, 유사상표를 출원하기 전에 먼저 신속하게 출원절차를 밟는 것이 중요하다.

상표권 침해죄는 상표권자의 고소 없이도 당국에서 직권 수사하여 침해자를 기소 가능

특허청에 상표출원을 하고 출원인이 그 출원상표를 사용하고 있는 경우에는 출원인에게 상표등록 전이라도 타인의 상표도용 행위에 대하여 서면으로 경고할 수 있다. 그 때부터 상표등록시까지 타인의 상표도용으로 인해 발생한 업무상 손실에 대해 상표등록 후 보상금지급을 청구할 수 있는 '손실보상청구권'이 주어진다. 따라서 상표를 출원하면 출원단계에서부터 실질적인 보호가 가능하다. 특허청의 심사를 거쳐 상표권이 등록되면, 이때부터 상표권이 발생하여 상표권자는 지정상품에 대해 등록상표를 사용할 권리를 독점하며, 타인이 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 유사한 상표를 사용하는 행위에 대해서까지 권리를 행사할 수 있다. 즉, 상표권자는 침해자에 대해 침해중지가처분신청 또는 소송 제기 등으로 침해금지청구권을 행사할 수 있다. 타인이 고의, 과실로 상표권을 침해하여 발생한 손해에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 상표법은 이 때 손해액 산정이 어려운 경우 침해물품의 수량에 상표권자의 단위 상품당 이익액을 곱하여 손해액을 산정한다. 혹은 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하거나, 또는 통상의 로열티 상당액을 손해액으 로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. 이것도 곤란한 경우에는 법원이 증거조사 등을 통해 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 하는 특별규정을 두고 있다. 등록상표권을 침해한 자에게는 고의가 있는 것으로 추정하여 상표권자의 입증책임을 덜어주고 있다. 또한, 상표권자는 침해자에 대하여 형사고소도 할 수 있으며, 상표법은 상표권침해자에 대해 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있는 강력한 처벌규정을 두고 있다. 특히, 상표권 침해죄는 비친고죄이므로 상표권자의 고소 없이도 당국에서 직권 수사하여 침해자를 기소할 수 있다. 따라서 당사자 사이에 고소 후 합의가 이루어져도 검찰에서 공소를 취하하지 않으면 침해자는 형사처벌을 받을 수 있다. 이처럼 우리 상표법은 상표등록을 받기 위해서는 일정한 등록요건을 갖추도록 요구하고 엄격한 심사를 거친 후 등록을 해주고 있다. 그러나, 등록상표에 대해서는 강력한 권리를 부여하여 보호하고 있는 만큼 상표사용자가 자신의 상표를 효과적으로 보호하려면 반드시 상표등록 절차를 밟아두는 것이 바람직하다.