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출원중인 상표의 보호와 손실보상청구권
해오름 (2001. 8.)
 
1. 서론

손실보상청구권이란 특허청에 출원중인 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 자에 대하여 출원인이 서면으로 경고하면 경고 후 상표권 설정등록 시까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다(상표법 제24조의 2). 우리 상표법은 등록주의를 취하고 있어 종래에는 출원 중인 상표라도 등록 전에는 아무런 권리가 주어지지 않았고, 따라서 타인이 출원 중인 상표를 도용하더라도 그 상표가 사용에 의한 주지성을 획득하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의하여 보호되는 경우 등을 제외하고는 상표법상 보호방안이 없었으나, 상표의 국제출원에 관한 조약인 '표장의 국제등록에 관한 마드리드 의정서' 가입을 앞두고 국제상표등록출원과의 형평을 꾀함과 동시에 출원중인 상표의 사용에 관한 보호를 강화하기 위하여 2001. 7. 1. 시행 개정 상표법에서 새롭게 도입된 제도이다.

2. 손실보상청구권의 행사요건

위와 같은 손실보상청구권을 인정받기 위해서는,

(1) 먼저 특허청에 상표등록출원이 되어 있어야 하고, 원칙적으로 그 상표등록출원이 심사를 받은 후 출원공고되어 있어야 한다. 다만, 출원인이 그 상표등록출원의 사본을 제시하여 경고하는 경우에는 출원공고 전의 상표에도 적용받을 수 있다.

(2) 출원인이 그 출원상표와 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 지정상품에 사용하는 자에게 서면으로 경고하여야 한다. 따라서 상대방이 악의로 사용하는 경우에도 서면으로 경고하지 않은 경우에는 손실보상청구권을 행사할 수 없는 것으로 해석된다(상표법 제24조의 2 제1항, 제2항).

(3) 경고 후에도 상표권설정등록시까지의 기간 사이에 타인이 정당한 권원없이 출원상표와 동일, 유사한 상표를 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하여야 한다. 또한 타인이 출원상표와 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 사용하게 할 목적으로 교부, 판매, 위조, 모조 또는 소지하는 행위, 타인의 출원상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작, 교부, 판매 또는 소지하는 등의 간접침해 행위(상표법 제66조)를 하는 경우에도 적용된다. 다만, 타인이 자기의 성명, 명칭 또는 상호 등과 상품의 성질표시 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 등에는 상표권의 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조), 이러한 경우에는 손실보상청구권의 행사도 제한된다고 본다.

(4) 위 기간 동안 타인의 상표 사용으로 인하여 '당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실'이 발생하여야 한다. 따라서 출원인이 상표등록출원을 했다 하더라도 출원상표를 사용하고 있지 아니한 경우에는 손실보상청구권을 인정받기 어렵다고 본다.

(5) 또한 손실보상청구권은 개정 상표법 부칙 제2조의 규정에 의하여 2001. 7. 1. 이후 최초로 제출되는 상표등록출원 또는 지정상품의 추가등록출원부터 적용받을 수 있다.

3. 손실보상청구권의 내용 및 행사시기

(1) 위의 요건이 충족되면 출원인은 경고한 때부터 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 그 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 손실보상청구권에 대해서는 상표법 제67조의 손해액 추정규정 등은 준용되지 아니하므로, 출원인이 업무상 손실상당액에 대하여 입증하여야 한다.

(2) 또한 고의, 과실로 출원상표를 사용하여 출원인의 업무상 신용을 실추하게 한 자에 대해서는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있다.

(3) 그러나 손실보상청구권은 상표권의 설정등록이 있은 후에 행사할 수 있다(상표법 제24조의 2 제3항). 출원 또는 공고되는 모든 상표가 등록이 허용되는 것은 아니고 거절될 수도 있기 때문이다.

(4) 손실보상청구권의 행사는 상표권의 행사에 영향을 미치지 아니한다(상표법 제24조의 2 제4항). 따라서 타인이 상표등록 후에도 그 상표사용 행위를 계속하는 경우에는 설정등록시까지의 손실보상청구권과 등록 이후의 상표권침해에 따른 손해배상청구권 등을 각각 행사할 수 있다.

4. 손실보상청구권의 소멸

(1) 손실보상청구권은 상표등록출원이 포기, 취하, 무효로 되거나, 상표등록거절결정이 확정된 때, 상표등록의 무효심결이 확정된 때에는 처음부터 발생하지 아니하였던 것으로 보아 소급 소멸한다(상표법 제24조의 2 제6항).

(2) 또한 상표권 설정등록일부터 3년간 이를 행사하지 않거나 제3자가 출원상표를 사용한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다.

5. 결론

이상과 같이, 손실보상청구권 제도는 출원 중인 상표에 대해서도 상표법상 보호방안을 부여한 점에서 진일보한 입법으로 평가되며 향후 상표등록출원과 관리업무에 많은 변화를 가져올 것으로 보인다. 따라서 2001. 7. 1. 이후 특허청에 상표등록출원을 하는 출원인들은 이 제도를 활용하여 출원 중인 상표에 대한 자신의 권리를 적극적으로 보호하는 것이 바람직할 것이다. 다만 상표등록출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 된 경우에는 권리가 소급 소멸되고, 출원 상표를 사용하고 있지 아니한 경우에는 손실보상청구권을 인정받기 어려우므로 유의해야 한다.