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상표등록을 빠르게 받는 방법 - 상표 우선심사신청 제도
변리사오세중 (2023-03-21)
 
1. 최근 특허청의 상표출원 심사 기간의 장기화 - 상표등록까지 1년 반 내외 소요


최근 특허청에 상표출원을 한 후 심사관의 심사를 통과하여 상표등록을 받는 데 약 1년 6개월 내외의 기간까지 소요되고 있다. 일례로, 2021년 6-7월경에 출원된 상표들이 1년 8개월이 지난 금년 2월경에야 상표등록결정을 받은 경우들도 있다.

이는 특허청 심사과정에서 거절이유통지를 받지 않은 경우에 소요되는 기간이고, 만일 심사과정에서 거절이유통지를 받아 의견서를 제출해야 하는 경우에는 이보다 2-3개월 이상의 기간이 더 소요된다. 또한 제3자의 이의신청이 있는 경우에는 이의답변서와 의견서를 제출하고 심사관 3인 합의체의 이의결정을 거쳐 상표등록을 받는데 이보다 1년 내외의 기간이 더 소요될 수도 있다.


2. 최근 5년간의 연간 상표출원 및 상표등록 건수의 추이


이처럼 상표등록을 받기까지 많은 기간이 걸리고 있는 이유는 최근 상표출원이 급증하면서 특허청의 심사적체가 심화되고 있기 때문이다. 구체적으로, 특허청의 연도별 상표출원 통계에 의하면, 연간 상표출원 건수가 2017년에는 182,918건 수준이었으나, 2018년에는 200,341건, 2019년에는 221,507건으로 늘었고, 2020년에는 257,933건, 2021년에는 285,821건으로 대폭 늘어났다.

반면, 연간 상표등록 건수는 2017년 116,708건, 2018년 115,025건, 2019년 125,594건, 2020년 116,153건, 2021년 136,629건으로 연간 상표출원 건수에 비해 변화의 폭이 크지 않다. 출원 순서에 따라 심사를 해야 하는 특허청의 상표 심사속도가 출원 증가 속도를 따라가지 못하고 있다는 것을 보여준다.


3. 상표 우선심사 신청 제도와 요건


상표출원은 대개 현재 상품 또는 서비스에 상표를 사용하고 있거나 단기간 내에 사용할 계획이 있는 출원인들이 하게 되고 상표사용의 효과가 즉시 발생하고 육안으로 확인 가능한 만큼 이에 따른 분쟁 위험과 민감도가 상대적으로 높다고 할 수 있다. 그럼에도 이처럼 상표등록을 받기까지 1년 반 이상의 장기간이 소요되면 상표(브랜드)에 관한 권리 여부가 조기에 확정되지 않기 때문에 사업이 불안정해지고 신속한 사업 진행에 차질을 빚을 수밖에 없다.

이러한 경우에 출원인이 신속하게 상표등록을 받을 수 있는 방법이 상표 우선심사신청 제도이다. 다만, 특허청에 상표 우선심사 신청을 하기 위해서는 다음 어느 하나의 요건을 충족해야 한다.

① 상표등록출원 후 출원인이 아닌 제3자가 출원된 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 지정상품에 정당한 사유 없이 업으로서 사용하고 있는 경우.

② 출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품의 전부에 사용하고 있는 등 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우이다.

1. 상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우

2. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 손실보상청구권에 따른 서면 경고를 하거나 또는 다른 상표등록출원인으로부터 같은 이유로 서면 경고를 받은 경우

3. 상표등록출원인이 그 상표등록출원과 관련하여 다른 상표권자로부터 이의를 제기 받은 경우

4. 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우, 또는 조약에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 상표등록출원을 한 경우로서 외국 특허기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우

5. 「조달사업에 관한 법률」 제26조 제1항 제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 출원한 단체표장인 경우

6. 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 상표권자가 상표등록출원을 한 경우로서 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 전부 동일한 경우

7. 출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우


4. 상표 우선심사 신청서와 설명서, 증거의 준비 및 제출


실무상으로는 ②의 1의 사유인 ‘상표등록출원인이 상표등록출원한 상표를 지정상품 전부에 대하여 사용하고 있거나 사용할 준비를 하고 있음이 명백한 경우’를 이유로 우선심사신청을 하는 경우가 많은데, 이 경우에는 실제 사용대상 상품과 동일, 유사한 상품들에만 한정하여 상표출원을 진행한 후 우선심사를 신청하여야 한다. 그리고 나머지 사용대상 상품과 비유사한 상품, 방어목적의 상품류와 지정상품들에 대해서는 일반 심사로 출원을 진행하여야 한다. 이외에도, ②의 4에 의한 마드리드 국제상표등록출원의 기초출원의 경우에도 우선심사신청을 하여 조기에 상표등록을 받으면 기초출원의 상표등록이 확정되어 지정국에서의 심사절차를 보다 신속하게 진행할 수 있다.

②의 1에 의한 우선심사신청의 경우에는, 상표출원 진행 진행 후, 출원인이 출원상표의 사용을 준비 중인 것을 소명하는 ‘사업계획서, 출원상표를 표시한 상품 용기, 포장 등의 인쇄․제작 의뢰서(발주서) 또는 상표 제품의 포장, 용기 실물 견본 또는 사진, 인터넷 쇼핑몰 등을 통한 상품 판매 화면, 상품 광고’ 등의 상표사용 준비 또는 사용 중임을 입증할 수 있는 증거자료들과 우선심사신청설명서를 첨부하여 특허청에 별도로 우선심사신청서를 제출하여야 한다.

그리고 우선심사신청서 제출과 함께 1상품류마다 160,000원의 우선심사료를 특허청에 납부하여야 하며, 우선심사신청을 위한 대리인 수수료가 추가로 소요되게 된다.


5. 상표 우선심사 신청에 대한 심사와 소요 기간 - 우선심사 신청시 상표등록까지 3-4개월 내외에 가능


우선심사신청서가 제출되면, 특허청 심사관은 도형상표분류일, 상품분류일 또는 우선심사신청서를 이송받은 날 중 늦은 날로부터 10일 이내에 우선심사여부를 결정하여야 한다. 그리고 특허청 심사관은 우선심사를 결정한 경우 즉시 출원인에게 우선심사결정서를 통지하여야 하며, 우선심사를 결정한 출원에 대한 심사는 우선심사결정서를 발송한 날로부터 45일 이내에 착수함을 원칙으로 한다.

따라서 우선심사를 신청하여 우선심사결정을 받는 경우, 빠른 경우에는 우선심사신청서 제출일로부터 1개월 내외에도 출원공고결정을 받을 있다. 다만, 이 경우는 특허청으로부터 아무런 거절이유통지가 없는 경우이고, 특허청으로부터 의견제출(거절이유)통지가 나오는 경우에는 심사기간이 2~3개월 이상 더 소요될 수도 있으므로 유의하여야 한다. 특허청으로부터 출원공고결정을 받은 경우에는 2개월의 공고기간과 이의신청을 거쳐, 제3자의 이의신청이 없는 경우 우선심사신청서 제출일로부터 대략 3-4개월 내외에 등록결정을 받은 후 특허청에 등록료를 납부하고 상표등록을 할 수 있다.

따라서 우선심사신청을 하면 일반 심사에 비해 상표출원 심사기간을 약 5분의 1 정도로 단축할 수 있으므로, 사업상 신속하게 상표등록을 받을 필요가 있는 경우에는 상표 우선심사제도를 활용하는 것이 바람직하다. 아울러, 특허청도 최근 심화되고 있는 상표출원의 심사적체를 해소하고 일종의 급행료를 받는 우선심사신청을 한 상표출원만이 아니라 일반 상표출원에 대해서도 심사기간을 단축하기 위한 심사관 증원 등의 정책적, 행정적 노력을 기울이는 것이 시급하다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)