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레시피의 상표권 보호 - “덮죽” 사례를 중심으로
변리사 오세중 (2021-07-06)
 

레시피 명칭을 둘러싼 상표 분쟁 - “덮죽” 사례


2020년 7월 15일경 SBS의 ‘백종원의 골목식당’에 포항의 한 식당의 새로운 레시피에 의한 “덮죽”(이하 “선사용상표”라 합니다)이 방송된 후, 바로 다음날인 2020년 7월 16일경에 타인이 동일한 상표를 먼저 출원하고 정작 포항의 식당 사장님은 “덮죽” 선사용상표를 사용하지 못하게 되었다는 글이 온라인 등에서 퍼져 파문이 일었다. 포항의 식당 사장님(이하 “선사용자”라 함)은 2020년 8월 4일에서야 뒤늦게 상표출원을 했기 때문이다. 모방상표를 출원했던 한 프랜차이즈 업체는 여론의 비판으로 상표출원을 취하했으나, 개인사업자인 이모씨는 자신이 오래전부터 구상해 온 이름을 상표출원한 것일 뿐이라고 주장했다고 보도되었다.


“덮죽” 상표출원에 대한 특허청의 최근 심사 결과


이와 관련하여, 특허청은 최근인 2021. 4. 19. 이모씨의 “덮죽” 상표출원에 대해, 상표 사용의사에 합리적 의심이 들고, SBS 예능 프로그램 \\\'백종원의 골목식당\\\'에서 방송되어 전국적으로 유명해지기 시작한 “덮죽”, “시소덮죽”, “소문덮죽”과의 관계에서 상품의 품질을 오인․혼동하게 하거나 수요자 기만의 우려가 있으며, 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가진 상표이므로, 상표법 제3조 제1항, 제34조 제1항 제12호, 제13호의 부등록사유에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 의견제출통지를 한 것으로 확인되었다. 출원인이 최근 이에 대해 의견서를 제출한 상태에서 심사결과를 기다리고 있으나 특허청의 의견제출통지의 내용으로 보아 최종 거절결정될 가능성이 큰 것으로 보인다.

반면, 선사용자의 후출원상표인 “시소덮죽”, “소문덮죽”은 특허청의 심사를 통과하여 2021. 6. 4. 출원공고된 것으로 확인되고 있으며, 2개월의 출원공고 기간을 거쳐 곧 등록결정될 것으로 보인다.


레시피(메뉴) 명칭의 상표 보호 - 신속한 상표출원 중요


새로 개발한 레시피의 명칭이 특징이 있고 타인의 모방가능성이 있는 경우에는 사전에 신속한 상표출원을 통해 상표등록을 하는 것이 권리보호와 시간, 비용 절감 측면에서 바람직하다. 타인의 모방상표 출원과 사용이 이미 발생한 후에 대응하려면 시간과 비용이 훨씬 더 소요될 뿐만 아니라, 자칫하면 자신이 먼저 창안하여 사용하기 시작한 상표권을 잃고 그 상표를 자신도 사용하지 못하게 될 위험성도 있다.

포항 “덮죽” 상표 사건은 상표의 선사용 이후 TV 방송을 통해 전국에 알려지고 인지도를 획득했기 때문에 그나마 법적인 구제가 가능했지만, 만일 해당 상표가 소비자들에게 인지도를 획득하기 전에 타인이 모방상표를 출원하고 사용하기 시작하면 입증과 대응이 쉽지 않을 수 있다. 따라서 법률은 권리 위에 잠자는 자는 보호하지 않는다는 법언도 있는 만큼, 레시피를 개발하고 그 상표도 새롭게 만들어서 선정했다면 신속한 상표출원을 통해 보호조치를 취하는 것이 중요하다.


타인의 모방상표 출원 및 사용에 대한 대응 - 정보제공, 이의신청 또는 무효심판과 미등록 상태라도 부정경쟁방지법에 의거한 법적 보호도 가능


선사용자가 상표출원을 하지 않은 상태에서 타인이 모방상표를 출원했을 경우에는 상표등록이 되기 전에 특허청에 신속히 정보제공 또는 이의신청을 통해 상표등록이 되지 않도록 사전에 방지하는 것이 바람직하다. 모방상표가 등록된 경우에는 특허심판원에 무효심판을 청구하여 그 상표등록을 무효로 할 수 있으나, 이 경우에는 심판, 소송에 더 많은 비용과 시간이 소요될 수 있다. 그리고 이 경우에도 선사용자는 신속히 상표출원을 진행하여 제3자가 추가로 다른 모방상표를 출원하여 등록되거나 분쟁이 장기화되는 것을 방지할 필요가 있다.

선사용자는 자신의 레시피 상표가 아직 등록이 되지 않은 상태라 하더라도, 선사용을 통해 해당 상표가 소비자들에게 널리 인식되고 신용을 형성한 경우에는 타인의 모방상표 출원, 등록과 무단 사용 행위에 대해 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’에 의거하여 금지청구, 손해배상청구와 형사고소 등의 법적 조치를 취할 수도 있다. 다만, 이 경우 상표등록된 경우에 비해, 상표의 선사용사실과 인지도 등을 선사용자가 명확한 증거들을 통해 입증해야 하는 부담이 있다.


레시피(메뉴) 명칭의 상표등록 요건과 범위


레시피 명칭이 상표등록을 받기 위해서는, 먼저 사용대상 상품인 해당 레시피와 관련하여 타인의 상품과 구별할 수 있는 식별력과 특징을 갖추어야 한다. 해당 레시피의 보통명칭, 원재료, 품질, 용도, 형상, 가공(제조)방법 등의 성질을 보통의 방법으로 직접적으로 표시하는 상표의 경우에는 특허청의 심사과정에서 식별력과 독점성이 없다는 이유로 등록이 거절될 가능성이 크다. 예컨대, “덮죽”은 레시피의 보통명칭 또는 그 성질을 보통의 방법으로 표시하는 표장에 해당한다고 보기 어렵지만, “덮밥”은 레시피/메뉴의 보통명칭에 해당하여 독립적인 자타상품 식별력과 독점성을 인정받기 어렵다. 한편, 식별력이 없는 표장의 경우에도 광범위한 사용을 통해 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하나 다른 식별력있는 문자나 도형 등을 결합한 경우에는 전체적인 식별력을 인정받아 상표등록을 받을 수도 있다.

또한 레시피 명칭의 상표등록과 사용을 위해서는 타인의 동일, 유사한 선출원, 선등록 상표가 있는지, 타인의 선사용 상표가 존재하는지 여부에 대해서 먼저 선행상표조사를 진행하는 것이 필요하다. 특허청 심사에서는 일단 선출원주의에 의해 먼저 출원한 상표에 등록을 허용하므로, 선행상표조사를 통해 저촉되는 타인의 선등록, 선사용 상표가 없는 경우에는 신속한 상표출원을 통해 출원일을 선점하는 것이 중요하다.


상표출원시 해당 ‘레시피’와 함께 ‘식당업’ 등에 대한 권리범위 확보도 필요


다음으로, 레시피 명칭에 대한 상표출원은 해당 ‘레시피’ 등(상품류 제29류 또는 제30류)을 우선적으로 지정상품에 포함하여 진행하고, 아울러 ‘식당업’ 등(제43류)도 지정상품/서비스업에 포함하여 출원하는 것이 바람직하다. 레시피 상표가 식당의 상호 내지 서비스표로도 사용되고 타인의 모방상표 출원도 이루어질 가능성이 높기 때문이다. 다만, 상품류가 추가될 경우 출원, 등록비용이 증가할 수 있으나, 타인의 모방상표 사용과 등록에 대응한 신속하고 효율적인 권리행사와 방어를 위해서는 사전에 충분한 권리범위를 확보하는 것이 바람직하다.


레시피 상표, 보통명칭처럼 사용하면 안돼


레시피 명칭을 상표출원하여 등록을 받는다 하더라도, 해당 상표를 레시피의 보통명칭처럼 사용하거나 타인의 이러한 사용을 허용하거나 방치하면, 사후적으로 식별력을 상실하여 상표권을 잃게 될 위험이 있다.

예컨대, 레시피 등록상표 “불닭”(등록 제45-2850호)은 처음에는 식별력을 인정받아 등록되었고 후출원 등록서비스표인 “홍초불닭”(등록 제41-93336호)은 이와 유사하다는 이유로 등록무효 판결을 받았으나(대법원ﾠ2006. 12. 8.ﾠ선고ﾠ2005 후 674ﾠ판결), 이후 권리범위확인심판 사건에서는 심결시인 2007. 7. 27.경 “불닭”이 닭고기 요리의 명칭으로서 보통명칭화되었으므로 식별력이 없고 이를 제외하면 “홍초불닭”은 선등록상표와 유사하지 않으므로 그 권리범위에 속하지 않는다는 판결이 내려져 “불닭”은 사실상 상표권의 효력을 상실하게 되었다(특허법원 2008. 4. 24. 선고 2007 허 8047 판결).

따라서 이러한 보통명칭화를 방지하기 위해서는, 상표등록 이전에는 “TM”, 상표등록 후에는 “®”자를 표시하여 해당 레시피의 명칭이 상표임을 명확히 표시하고, 상표와 레시피의 일반명칭을 별도로 병기하여 사용하며, 사전이나 언론보도 등에 레시피의 일반명칭처럼 사용하지 않도록 요구하고, 타인의 무단사용에 대해 신속한 권리행사와 사용금지 조치를 통해 상표권을 지킬 수 있도록 지속적으로 관리하는 것이 중요하다.



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