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상표등록과 침해여부의 판단기준
변리사 오세중 (2002. 8)
 
월간제과제빵 8월호 기재


유사상표의 법적 취급과 판단기준

상표법은 특허청에 선출원 등록된 상표와 동일, 유사한 상표에 대해서는 등록을 거절하도록 하고 있고, 또한 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표의 무단 사용행위는 상표권침해 행위로 보아 법적 제재를 취할 수 있도록 하고 있다. 또 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 국내에 널리 알려진 타인의 상호, 상표 등과 동일, 유사한 상표를 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위는 부정경쟁행위로 처벌할 수 있도록 하고 있다. 이러한 동일, 유사상표에의 해당여부는, 첫째, 대비되는 두 상표가 외관, 관념(뜻), 칭호 중에서 어느 하나가 유사하여 상품 거래과정에서 상품출처에 오인, 혼동을 불러일으킬 우려가 있으면 유사상표로 판단된다. 이 때 식별력이 없는 부분은 제외하고 중심되는 부분(요부)을 추출하여 그 요부가 동일, 유사하면 대개 상호 유사한 것으로 본다. 다만, 외관, 칭호, 관념 중 일부 유사한 부분이 있어도 다른 요소들을 고려할 때 전체적으로 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표로 보지 않는다. 둘째로, 상표가 사용되는 상품이 서로 동일하거나 유사하여야 한다. 동일, 유사한 상표를 사용해도 상품이 전혀 달라 상품의 제조 자, 유통업자, 소비자 등 생산과 소비의 계통이 전혀 다른 경우에는 상품출처의 오인, 혼동을 불러일으킬 우려가 없기 때문이다. 다만, 국내에 널리 알려진 상표와 동일, 유사한 상표의 경우에는 사용되는 상품이 달라도 경제적 연관관계 또는 후원관계가 있는 것처럼 오인, 혼동될 수 있기 때문에 상표등록이 거절되고 이를 사용하면 부정경쟁행위로 처벌될 수 있다.

유사상표로 판단된 사례

구체적으로, 대법원은 등록상표 'Madam Marie'는 '마리' 또는 '마담 마리'로 호칭될 수 있고 이와 대비되는 인용상표 'MARIE-CLAIRE 마리 끌레르'는 '마리' 또는 '끌레르'로 호칭될 수 있어 양 상표 모두 '마리'라고 호칭되는 경우 그 호칭 및 관념이 동일하여 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는 유사상표에 해당하므로 위 상표등록이 무효라고 판단한 바 있으며(대법원 1999.11.26.선고 99후 901판결), 또한 특허법원은 출원상표 "롯데 뽀뽀리"와 인용상표 "뽀뽀콘"에 대해 전자는 '롯데뽀뽀리' 또는 '롯데', '뽀뽀리'로 호칭되고 인용상표에서 마지막 음절의 '콘'은 아이스크림 등 과자류에 흔히 사용되는 용어로서 식별력이 없어 인용상표의 요부는 '뽀뽀'라 할 것이므로 출원상표가 '뽀뽀리'로 약칭될 경우 그 마지막 음절인 '리'가 약음이어서 양 상표의 칭호가 동일, 유사하므로 양 상표가 공통된 지정상품인 '아이스크림'에 다같이 사용될 경우 상품출처의 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 출원상표는 등록받을 수 없다고 판단한 바 있다(특허법원 1999.5.28.선고 99허 2082판결). 또한 서울지방법원은 가정생활용품 할인점 매장의 명칭 등으로 사용된 인용표장 "HOMEPLACE(홈플레이스)"와 선사용 등록된 본원표장 "HOMEPLUS(홈플러스)"를 대비하여, 두 표장은 의미에서는 차이가 있으나 일반수요자나 소비자들이 양 표장에서 그 의미를 쉽게 도출해낸다고는 볼 수 없고 칭호에서 볼 때 인용표장은 본원표장에 비해 가운데 음절에 'ㅣ이'가 더 있는 것에 불과하고 이는 약음인데다 앞의 '홈(HOME)' 부분이 강음이어서 전체적으로 본원표장과 극히 유사하게 청음되고, 외관에서도 첫부분 6글자 및 마지막 한 글자가 서로 같아 유사한 점이 있고 또 광고선전 매체의 광범위한 보급에 따라 문자상표의 유사여부는 칭호가 가장 중요한 역할을 한다는 점을 고려할 때 양 표장은 극히 유사하고, 따라서 인용표장을 사용한 피고의 행위는 거래자나 일반수요자들의 영업주체에 관한 오인, 혼동을 불러일으킬 염려가 있는 부정경쟁행위에 해당하므로 그 표장의 사용을 중지하고 원고에게 금 1억6천여만원의 손해를 배상하라고 판결한 바 있다(서울지방법원 1998.9.25.선고 97가합 79158 판결). 그리고 최근 서울고등법원에서는 "피고의 상호 '동부에스티 주식회사' 중 '동부에스티' 부분은 '동부'와 '에스 티'의 두 단어로 구성되어 있으나 그 결합으로 인해 새로운 관념을 낳는 것이라 할 수 없어 이를 분리 관찰할 수 있는데 그 구성 중 '에스티'라는 문자 부분은 '철강'을 나타내는 영문자 'steel'의 약자인 'st'의 영어발음에 해당하는 것이어서 피고의 업종이 철강에 관련된 것임을 나타내는 것이고 '주식회사' 부분은 회사의 종류를 나타내는 것으로서 모두 식별력이 없으므로 나머지 '동부'만이 피고 상호의 요부이고, 원고의 상호 '동부제강 주식회사'도 피고의 상호와 마찬가지로 '제강'이라는 문자는 원고의 업종을 나타내는 용어이고 '주식회사'는 회사의 종류를 나타내는 것으로서 모두 식별력이 없으므로 나머지 '동부'만이 원고 상호의 요부이며, 피고와 원고 상호의 요부는 모두 '동부'로 발음되어 이를 확연히 구별할 수 없어 일반인이 피고의 상호를 원고의 상호와 오인, 혼동할 가능성도 있으므로 결국 피고는 원고의 상품표지 및 영업표지인 상호를 침해하고 있다"고 인정하고 피고는 '동부에스티'라는 문자를 상호로 사용하는 것을 중지하고 법인등기부의 상호에서 이를 말소하라고 판결한 바 있다(서울고등법원 2002.5.1.선고 2001나 14377판결).

유사상표로 판단되지 않는 사례

그러나 대법원은 "HANSGROHE"와 "GROHE"에 대하여 두 상표는 'GROHE' 부분이 공통되기는 하나 불가분적으로 결합되어 있는 앞의 상표를 'HANS'와 'GROHE'로 나누어 관찰할 이유가 없고 'HANS'를 생략한 채 'GROHE'만으로 호칭되거나 인식될 가능성도 없어 두 상표는 유사하다고 볼 수 없다고 보았으며, 또한 최근 서울고등법원은 해열진통제 상표인 "TYRENOL 타이레놀"과 대비되는 상표 "이타레놀 EETARENOL"에 대해 두 상표의 각 영문자 부분은 후반부의 4문자만 동일하고 나머지 부분은 전혀 다를 뿐 아니라 전체가 일체불가분적으로 결합되어 있어 분리 관찰할 수 없으므로 서로 다르다고 할 것이고, 한글 부분도 후반부의 2음절('레놀')이 같으나 양 상표가 이 부분만으로 호칭, 관념될 것으로 보이지 않고 나머지 '이타'와 '타이'도 음절의 순서가 반대로 뒤바뀌어 있어 양 상표를 동일, 유사하다고 할 수 없다고 판시하였다(대법원 1990.12.11.선고 90후 1147판결, 서울고등법원 2002.5.8.선고 2001라 352판결). 또한 상표 "SKYLAN"과 "SKY"에 대해서 본원상표는 '하늘' 등을 뜻하는 'SKY'와 '근거리통신망(Local Area Network) '의 약어인 'LAN'이 결합되어 이루어진 조어상표로서 이를 각각 분리 관찰할 수도 있으나, 'SKY'라는 용어는 널리 사용되는 일반적인 용어일 뿐 아니라 상품류 구분 제39류(전자제품 등)의 지정상품에 관하여 이를 포함하는 상표들이 다수 등록되어 있어 이들 지정상품에 관한 한 식별력이 없으므로 일반수요자나 거래자들이 본원상표를 'SKY'만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지 않을 것이고 따라서 양 상표를 전체적으로 관찰하면 상호 비유사하다고 보았으며(대법원 1997.6.10.선고 96후 1361판결), 최근에는 등록서비스표 "도형(주방장)+장충왕족발"와 "도형(許家네)+장충동원조족발"에 대하여 양 서비스표에서 '왕족발'과 '원조족발'은 지정서비스업의 원재료표시로서 식별력이 없고 '장충동'은 일반수요자나 거래자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 이를 제외하고 도형을 중심으로 대비하여 보면 양 서비스표는 외관, 호칭, 관념이 상이하여 서로 동일, 유사하지 않다고 판시한 바 있다(대법원 2000.10.6.선고 2000후 1382판결). 이처럼 상표등록과 침해여부의 판단기준이 되는 상표의 유사여부는 외관과 칭호, 관념의 동일, 유사여부를 중심으로 판단하되 상표의 구체적인 구성과 식별력유무, 거래실정에 따라 달리 판단될 수 있으므로 상표의 선정과 사용시 이러한 점들에 유의하여 법적 문제가 발생하지 않도록 해야 할 것이다.