Home > 해오름논단 > 논문자료실
 
 
 
특허 우선심사 신청의 대상과 절차
해오름 (2002. 8.)
 
1. 개요

출원인이 특허청에 특허출원을 한 후 심사청구를 하면 심사청구 순서에 따라 심사가 진행되는데, 심사적체로 인해 특허등록여부에 대한 심사결과를 받기까지는 통상 2년 내외의 오랜 기간이 소요되고 있다. 이러한 특허출원의 심사지연은 그간 특허행정에서 가장 큰 민원사항의 하나가 되어 왔으며, 출원인들이 자주 질문하는 것 가운데 하나도 자신의 특허출원에 대해 조기에 등록받을 수 있는 방법은 없는가 하는 질문이다. 우선심사제도는 이러한 심사지연에 따른 폐해를 방지하기 위해 특허법이 마련하고 있는 제도적인 보완책으로서, 특허출원이 공개된 후 출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령이 정하는 특허출원에 대하여 다른 특허출원에 우선하여 심사할 수 있는 제도를 말한다. 특허출원을 했다 해도 등록 전에는 권리보호가 미약하므로 제3자가 정당한 권리없이 업으로서 출원중인 발명을 실시할 경우 이를 신속히 제지하기 위하여, 또는 국익을 위해 긴급을 요하는 출원에 대해서는 등록여부를 조기에 결정해 줄 필요가 있기 때문이다. 그러나 특허법에서는 최근까지 우선 심사 신청대상을 엄격히 제한함으로써 우선심사신청의 인정율이 연평균 30% 정도에 지나지 않아 권리화 및 사업화촉진을 위한 제도의 근본 취지를 달성하는데 미흡한 점이 있었다. 이에 특허청은 2001년 7월 1일자로 개정 시행된 우선심사제도를 통해 우선심사에 대한 판단기준 중 '긴급처리 필요성'에 대한 판단요건을 완화하여 우선심사 허용대상을 대폭 확대하였고 증빙서류를 구비한 경우에는 가급적 우선심사를 허용하도록 함으로써 출원인들이 보다 용이하게 우선심사제도를 이용할 수 있도록 하였다.

2. 우선심사의 신청인 및 신청대상

특허출원이 있을 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 우선심사를 신청할 수 있으며, 우선심사 신청대상은 다음과 같다(특허법 제61조, 특허법시행령 제9조 및 특허청 우선심사 신청에 관한 고시)
1) 출원공개후 제3자가 업으로 특허출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원
2) 방위산업 분야의 출원으로서 방위산업물자 또는 그 제조방법에 관한 출원
3) 공해방지에 유용한 출원으로서 환경오염방지시설 또는 그 시설이 목적으로 하고 있는 환경오염 방지방법에 관한 출원
4) 수출촉진에 직접 관련된 출원
5) 국가 또는 지방자치단체의 직무와 관련된 출원(단, 이 경우 국가 또는 당해 지방자치단체만이 우선심사를 신청할 수 있음)
6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 의거 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원
7) 국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원으로서 주관기관 또는 참여기관이 당해 사업에 관한 국가기관의 장과 체결한 사업계획서에 따라 기술개발을 추진한 결과에 관하여 행한 출원
8) 국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원으로서 산업발전법 제26조 및 동 시행령 제28조의 규정에 의한 기계류, 부품, 소재 품질인증사업 또는 우수기술인증사업의 결과물에 관한 출원
9) 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 되는 출원으로서 당해 출원을 기초로 하는 우선권 주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 출원
10)자기실시중이거나 자기실시 준비중인 특허출원된 발명 또는 의장 등록출원
11)전자거래 기본법에서 규정하고 있는 전자거래를 촉진하는 전자거래 관련 출원으로서 전자거래와 직접 관련된 출원


3. 우선심사 신청의 절차

가. 우선심사신청의 제출
특허출원이 위의 요건에 해당하여 우선심사를 신청하고자 하는 경우 우선심사신청인은 특허법 시행규칙에 따른 '우선심사신청서'를 작성하고, 제3자의 실시 경우 그 실시상황을 구체적으로 기재하고 다른 우선심사 신청대상에 해당하는 경우에는 그 이유를 구체적으로 기재한 '우선심사신청설명서'와 함께 '우선심사신청에 관한 증빙서류'를 첨부하여 특허청에 제출하여야 한다. 그리고 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.


나. 우선심사신청료의 납부
또한 우선심사신청에는 특허출원시 납부하는 출원료와 심사청구료 외에 우선심사신청료가 별도로 소요된다. 즉, 우선심사신청인은 특허청에 우선심사신청서를 제출한 후 접수번호를 부여받아 다음 날 국고수납처에 우선심사신청료를 납부하여야 하는데, 우선심사 신청료는 기본료가 167,000원이며 특허청구범위 1항을 기본으로 하여 이를 초과하는 1항마다 32,000원의 가산료가 추가된다.


다. 우선심사신청에 관한 증빙서류
우선심사신청에 필요한 증빙서류의 내용은 다음과 같다. ① 제3자 실시의 출원에 해당하는 경우에는 제3자가 실시하고 있음을 입증하는 사진, 카타로그 등의 서류, ② 국가의 신기술개발지원사업의 결과물에 관한 출원, 국가의 품질인증사업의 결과물에 관한 출원, 방위산업분야의 출원에 해당하는 경우에는 출원내용이 이에 해당함을 입증하는 서류, ③ 수출촉진에 직접 관련된 출원의 경우에는 수출실적 입증서류, 신용장 내도 입증서류, 특허권·실용신안권 또는 의장권이 필요하다는 수출품 구매자로부터의 요청이 있음을 증명하는 서류, 수출계약 입증서류, 기타 수출촉진에 직접 관련이 있음을 입증하는 서류들 중 하나, ④ 벤처기업의 출원의 경우에는 벤처기업 확인서, ⑤ 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 경우에는 우선권 주장의 기초가 되는 출원임을 입증하는 외국 특허청에 제출한 출원서 사본, ⑥ 자기실시중인 출원에 해당하는 경우에는 자기실시를 입증하는 사진, 카타로그, 매출실적을 증명하는 서류, 그리고 ⑦ 자기실시를 준비중인 출원의 경우에는 창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서, 은행 등으로부터의 대출실적서, 출 원기술의 실시에 관한 계약서, 기타 자기실시를 준비중임을 입증하는 서류 등이 이에 해당한다.


4. 우선심사의 결정 및 심사절차

가. 우선심사의 결정
우선심사신청이 있는 때에는 특허청장은 우선심사여부를 결정하여야 하는데, 해당 심사국에서는 신청서류가 이송된 날로부터 15일 이내에 우선심사여부를 결정함이 원칙이며, 결정 즉시 우선심사 신청인, 출원인 등에게 그 결과를 통보한다. 다만, 신청서류에 대해 보정명령, 보완지시가 있었거나 우선심사여부 결정에 대해 우선심사협의회에 상정되는 경우에는 시일이 더 소요될 수 있다.


나. 우선심사신청의 각하
그러나 우선심사신청된 특허출원이 우선심사신청 대상에 해당하지 않는 경우, 정상적인 심사착수 예정시기가 3월 이내로 다가온 경우, 우선심사신청서류에 흠결이 있음에도 보완되지 않은 경우 그 우선심사신청은 각하되며, 이 경우 우선심사신청료는 반환되고 그 출원은 통상적인 심사청구 순서에 따라 심사된다.


다. 심사의 진행
우선심사가 결정된 출원에 대해서는 심사청구순위에 상관없이 조기에 심사에 착수하여 우선심사결정통지서 발송일로부터 2월 이내에 처리함을 원칙으로 하며, 심사관은 심사결과 거절이유를 발견하지 못한 때에는 특허결정을 하여야 한다. 그러나 심사결과 거절이유가 발견된 때에는 심사관은 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 및 보정서를 제출할 기회를 부여하여야 하며, 그럼에도 불구하고 거절이유가 극복되지 않은 경우에는 거절결정을 하게 된다.


5. 우선심사의 효과와 한계

위와 같은 우선심사제도는 우선심사대상이 되는 특허출원에 대하여 조기에 특허여부를 결정하여 줌으로써 제3자의 실시나 자기실시에 따른 출원인의 권익을 효과적으로 보호할 수 있고, 출원발명에 대한 사업투자여부를 신속하게 결정할 수 있게 하는 점등에 효과가 있다고 할 수 있다. 그러나 다른 한편, 우선심사신청에는 별도의 비용이 소요되고 우선심사신청이 특허등록을 보장하는 것은 아닌 만큼 선행기술 등이 발견되어 거절이유가 통지되는 경우에는 통상적인 심사절차와 마찬가지로 수개월 더 심사기간이 소요될 수 있으므로 유의하여야 한다. 또한 우선심사 결과 특허결정이 내려지지 않고 거절결정이 내려질 수도 있으며, 특허결정을 받아 조기에 등록된 경우 동시에 그 출원내용도 조기에 공개되므로 출원발명의 내용을 보완하기 어려운 경우가 있을 수 있고 또 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원 절차를 밟지 않으면 이미 자기 발명이 공개되어 외국에서 권리를 획득할 수 있는 기회를 상실할 수도 있으므로 유의하여야 한다.


6. 결론

이상과 같이 우선심사신청 대상의 확대로 출원인들은 필요한 경우 특허청에 출원발명에 대한 우선심사를 신청하여 조기에 권리를 획득할 수도 있으나, 다른 한편 우선심사가 결정되어도 심사결과가 나오기까지는 최소 3개월 내지 6개월 내외의 기간이 소요되고 등록거절결정을 받을 수도 있으며 발명내용의 조기공개에 따른 불이익도 있을 수 있으므로 해당 발명의 내용과 사업상의 필요성 및 전략 등을 고려하여 우선심사신청여부를 결정하는 것이 바람직하다.