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한글과 영문 상표, 어떤 것을 출원해야 하나?
변리사오세중 (2022-05-12)
 
상품 또는 서비스업에 새롭게 사용할 상표를 선정할 때, 상품과 업종의 특성, 소비형태에 따라 기본 브랜드(상표)를 한글로 할지, 영문으로 할지 고심하게 된다. 한글 상표를 기본 상표로 선정해도 그 영문표기 상표가 필요하고, 영문 상표를 기본상표로 선정해도 국내에서 사용하려면 한글표기 상표가 필요한 경우가 많다.


이 때, 한글 상표와 영문 상표 중 어느 것을 상표출원해야 할까? 한글과 영문을 각각 모두 출원해야 할지, 한글과 영문 중 하나만을 상표출원할지, 또는 한글과 영문을 결합한 형태로 상표출원하는 것이 좋을지 출원인들이 자주 질문해 오는 주제이다.


우선, 상표출원은 실제로 사용하려고 하는 형태의 상표에 대하여 진행하는 것이 원칙이다.


즉, (1) 영문만을 사용하고자 하는 경우에는 영문상표 출원을, (2) 한글만을 사용하고자 하는 경우에는 한글상표 출원을, (3) 영문과 한글 모두 사용하거나 사용가능성이 있고 권리범위를 두텁게 보호할 필요가 있다면, 영문과 한글 상표를 각각 출원하는 것이 바람직하다.


(4) 또한 한글과 영문상표를 병기하여 사용할 계획인 경우, 또는 한글과 영문이 관념과 칭호가 동일하고 한글은 해당 영문으로만 음역되고 영문은 해당 한글로만 음역되는 경우 한글과 영문상표를 병기하여 결합한 형태로 상표출원을 하는 것도 가능하다.


영문만을 상표등록해도 제3자가 이와 칭호 등이 동일, 유사한 한글상표를 동일, 유사한 상품에 사용하는 경우 상표권침해가 성립될 수 있으므로, 상표권자는 제3자의 한글상표 무단 사용에 대해 권리행사가 가능하다. 거꾸로, 한글만을 상표등록해도 제3자가 이와 칭호 등이 동일, 유사한 영문상표를 동일, 유사한 상품에 무단 사용하는 경우에도 마찬가지이다.


한글과 영문을 결합한 상표를 등록한 경우에는 제3자가 허락없이 한글과 영문 중 어느 한 쪽과 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 사용하는 경우 상표권침해가 성립될 수 있으므로, 상표권자는 이에 대해 모두 권리행사가 가능하다.


그러나, 만일 상표권자가 영문상표만을 등록하고 사용은 한글상표만 했다면 한글상표와 영문상표가 거래사회에서 동일성이 인정되지 않는 한 상표권자가 영문 등록상표를 불사용한 것이 되어 상대방의 불사용 취소심판 청구시 상표등록이 취소되어 상표권을 상실할 수도 있다. 상표권자가 한글상표만을 등록하고 실제 사용은 영문상표만 한 경우에도 마찬가지이다.


또한 한글과 영문을 결합한 상표를 등록한 후 상표권자가 한글 또는 영문 중 어느 하나만을 사용한 경우 등록상표와 동일한 상표의 정당한 사용으로 인정될 수 있는지가 문제될 수 있다.


종래의 대법원 판례는 “티파니 TIFFANY” 사건(대법원 1992.12.22.선고 92후698 판결)에서와 같이, 한글과 영문이 결합된 등록상표에 있어서는 “한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이는 등록상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다.”고 일관되게 판시해 왔다.


그러나 이후 대법원은 “CONTINENTAL 콘티넨탈” 상표에 대한 상표등록취소심판 상고심 사건에서, “영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다.”고 판시하여 전원합의체 판결로 위의 판결을 포함한 이전 대법원 판례 등을 변경하였다(대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결).


따라서 영문과 한글을 결합한 상표의 경우, 그 결합으로 원래의 의미와 다른 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문과 한글 중 하나를 생략하고 사용해도 일반 소비자나 거래자에게 등록상표와 동일하게 호칭되고 동일한 관념으로 인식되어 거래사회 통념상 등록상표와 동일성이 인정될 수 있는 경우에는, 등록 후 불사용 취소사유를 면할 수 있으므로 영문과 한글을 결합한 형태로 상표출원을 진행하는 것도 가능하다.


그러나 영문상표가 해당 한글표장이 아닌 다른 한글표장으로도 음역될 가능성이 있거나, 해당 한글상표의 영문음역이 다르게 표시될 가능성이 있는 경우, 또는 다른 관념으로 인식될 수 있는 경우 등에는 이러한 영문과 한글을 결합한 상표출원과 등록은 등록 후 제3자의 불사용 취소심판에 의한 등록취소 사유가 되어 상표권을 상실할 수도 있으므로 주의해야 한다.


한편, 동일한 어원의 영문상표와 한글상표라 하더라도, 한글상표는 국내의 일반소비자들에게 영문상표와 다소 의미가 다르게 받아들여지거나 여러 의미를 갖는 것으로도 받아들여질 수 있고, 그에 따라 식별력이나 선등록상표와의 유사여부에 대한 특허청의 심사결과도 다소 달라질 수 있다.


예컨대, 과거 특허청의 심사사례에서 영문상표 “KIM\\\'S CLUB”은 사용에 의한 식별력을 취득하기 전에는 한국에서 흔한 성 등을 토대로 한 것으로서 식별력이 없다고 거절되었으나, 한글상표 “킴스클럽”은 여러 의미로 인식될 수 있어 식별력이 있다고 인정되어 상표등록된 사례도 있다.


따라서 영문상표와 그 한글음역 상표, 또는 한글상표와 그 영문음역 상표가 있는 경우에는 다양한 사용형태와 특허청의 심사, 제3자의 유사상표 출원, 등록 및 사용에 대한 방어필요성 등을 고려하여 원칙적으로 영문과 한글상표를 각각 별도로 출원하여 등록하는 것이 바람직하나, 비용 등이 부담된다면 실제 상표 사용형태나 향후 계획 등에 따라 상표출원을 진행해야 할 것이다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)