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마드리드 국제상표등록 절차와 효력
변리사 오세중 (2022-05-06)
 
Ⅰ. 마드리드 의정서와 가입 현황

마드리드 국제상표등록은 ‘표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks; )’에 의거하여 세계지식재산기구의 국제사무국(WIPO)에 국제상표출원서를 제출하여 국제등록을 함으로써 협정 가입국에서 보호를 받을 수 있는 제도이다. 이를 통상 '마드리드 의정서(Madrid Protocol)'에 의한 국제상표등록, 또는 마드리드 국제상표등록이라고 한다.

마드리드 국제상표등록은 상표에 대한 국제출원 절차를 간소화하여 가입국 본국 관청을 통해 WIPO 사무국에 하나의 국제출원서를 제출함으로써 복수의 가입국가에 대한 상표출원절차를 동시에 밟을 수 있고, 또한 등록 후에도 하나의 등록번호로 국제등록부에 등록되어 일원적으로 관리되기 때문에 갱신 및 명의변경 등의 사후관리를 일괄 처리할 수 있는 장점이 있다. 따라서 국내의 개인 및 기업들도 마드리드 국제상표등록을 통해 해외 복수국가에 보다 간편한 절차와 비용으로 해외 상표를 출원, 등록하여 관리할 수 있다.

마드리드 의정서는 1989년 6월 27일 채택되어 1995년 12월 1일부터 발효되었으며, 우리나라도 2003. 1. 10. 가입서를 제출하여 2003. 4. 10.부터 발효되어 우리나라에서도 국제상표등록출원 절차를 밟는 것이 가능하게 되었다.

2022년 4월 4일 현재 마드리드 의정서 가입국은 대한민국을 포함하여 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 유럽연합, 북한, 러시아연방, 중국, 일본, 아프리카지식재산권기구(OAPI) 등을 포함하여 모두 112개국(지역연합 포함)이 가입하여 128개국이 협정에 참여하고 있다.


Ⅱ. 마드리드 의정서에 의한 국제상표출원 절차


(1) 본국 관청을 통한 국제출원서 제출


마드리드 의정서에 의한 국제상표출원을 하기 위해서는 먼저 국내에 기본 상표출원(basic application) 또는 기본 상표등록(basic registration)이 존재하여야 하며, 상표가 동일한 여러 건의 기본출원 또는 기본등록을 기초로 하여 한 건의 국제출원을 진행하는 것도 가능하다.

국제상표출원을 하고자 하는 자는 출원인, 대리인, 상표견본, 보호를 원하는 지정국가, 지정상품·서비스목록 등을 영어와 불어 중 본국관청이 선택한 언어(우리나라의 경우는 영어)로 작성한 국제출원서를 수수료와 함께 우리나라 특허청을 경유하여 WIPO 국제사무국에 제출하여야 하며, 출원인이 직접 국제사무국에 제출하는 것은 인정되지 아니한다.

특허청은 국제출원서를 접수하면 국제출원인 적격여부, 기본출원 또는 기본등록과의 일치여부를 확인한 후 국제출원서에 이를 인증하고 국제사무국에 송부하며, 특허청이 국제출원서를 접수한 날이 국제출원일이 된다.


(2) 국제사무국에 의한 국제등록 및 공고


국제출원서를 송부받은 국제사무국은 국제출원인 자격 구비여부, 지정국 기재의 적정성, 상품분류 및 상품 명칭의 적합성과 정확성, 수수료납부 여부 등의 방식심사를 하여 하자가 있으면 이를 치유할 기회를 부여한다. 방식 요건이 충족되면 국제등록원부(International Register)에 이를 등록한 다음 권리자에게 등록증을 송부하고 본국관청 및 각 지정국 관청에 국제등록 사실을 통지한다. 그리고 국제사무국은 국제등록한 사항을 영어와 불어 2개의 언어로 국제공보(WIPO Gazette of International Marks)에 게재하여 공고한다.


(3) 각 지정국에 의한 실체 심사와 대응절차



국제등록 사실을 통지받은 각 지정국 관청은 각 지정국 법률에 따라 내국 출원과 동일하게 해당 국제등록상표에 대해서 선등록, 선출원 상표와의 저촉여부, 지정상품 기재의 적정성여부, 자타상품 식별력 여부, 기타 공익적 부등록사유 해당여부 등 상표등록요건 충족여부에 대한 실체심사를 한다.

지정국 관청은 심사결과 거절이유가 있는 경우 국제사무국의 국제등록 통보일로부터 1년 또는 18개월 이내에 국제사무국에 거절통보를 할 수 있다. 거절통보가 있는 경우 국제사무국은 이를 국제등록원부에 등재하고 거절통보 사본을 권리자에게 송부한다.

이에 대하여 국제등록권리자는 해당국의 국내출원과 동일한 구제절차에 의하여 의견서, 보정서 등을 제출하여 재심사를 받을 수 있다. 다만, 이때부터는 해당 지정국에 주소를 둔 대리인(변리사)을 선임하여 해당국 언어로 불복절차를 밟아야 하며, 이의신청에 근거한 거절을 통보받은 경우에도 마찬가지이다.


Ⅲ. 국제등록상표의 효력


(1) 국제등록상표에 대하여 지정국 관청이 거절통보 기한 내에 거절을 통보하지 않거나 거절이유를 극복하면 해당 국제등록상표는 국제등록일에 지정국내에 등록된 것과 동일한 효력이 발생하여 보호를 받을 수 있다. 따라서 국제등록 권리자는 지정국내에서의 상표권침해에 대하여 지정국내에서 출원등록된 상표와 동일한 구제조치를 취할 수 있다.


그리고 국제등록상표는 국제등록일로부터 10년간 존속하며, 여기서 국제등록일은 대개 국제출원일이 된다.

아울러, 동일한 상표가 동일인의 명의로 동시에 국제상표등록과 지정국내 상표등록의 대상이 되어 있고 그 지정국이 국제상표등록의 지정국에 추가되어 지정국내 상표등록일 후에 그 추가지정이 효력을 발생하고, 지정국내 상표등록과 국제상표등록의 지정상품이 일치하는 경우에는 국제상표등록은 지정국내 상표등록이 획득한 어떤 권리도 해함이 없이 지정국내 상표등록을 대체(replacement)하는 것으로 간주되며, 지정국 관청은 신청이 있는 경우 국제상표등록 관련 원부에 이를 기록하여야 한다.


(2) 또한 국제등록상표는 지정국 법령이 정한 절차에 의하여 지정국내에서의 상표등록이 무효또는 취소될 수도 있다. 국제상표등록에 대한 무효, 취소가 확정된 경우 지정국 관청은 이를 국제사무국에 통보하여야 하고 국제사무국은 이를 국제등록원부에 등록한다.


Ⅳ. 국제등록상표의 사후 관리


(1) 지정국의 사후 지정


국제출원 시에는 특정 국가를 지정할 필요성이 없었거나, 마드리드 의정서 가입국이 아니어서 지정하지 못했으나 국제등록 이후 영업전략의 변경 또는 해당 국가의 의정서 가입 등으로 새로운 필요가 생긴 경우, 거절, 무효 또는 포기로 지정국에서 보호받지 못하였으나 이후 해당 사유가 해소된 경우에는 국제등록 후 추가로 그 국가를 지정하여 보호를 받을 수 있는 데 이를 사후 지정(Subsequent Designation 또는 Territorial Extension)이라고 한다.


사후 지정을 위해서는 동일 상표에 대한 국제상표등록이 존재해야 하며, 국제상표등록된 지정상품 전부에 대해서만이 아니라 일부 상품에 대해서도 사후 지정이 가능하다. 사후 지정신청서는 국제등록 권리자가 국제사무국에 직접 제출하거나 본국 관청을 경유하여 제출할 수 있다(본국 관청이 국내 거주자에 대하여 사후 지정시 본국 관청을 경유하도록 선언한 경우에는 반드시 본국관청에 제출해야 한다).


국제사무국 또는 본국 관청에서 이를 접수한 날이 사후 지정일이 되고, 국제사무국은 방식요건이 충족된 경우 사후 지정을 국제등록원부에 기재하고 공보에 게재하여 공고하며 사후 지정국가에 이를 통보한다.


사후 지정을 통보받은 지정국 관청은 사후 지정 통보일로부터 1년 또는 18개월내에 실체심사를 행하여 거절이유가 있는 경우 이를 국제사무국에 통보하여야 하며, 거절통보가 없는 경우에는 사후 지정일로부터 해당 지정국에 등록된 것과 동일한 보호를 받는다. 다만, 사후 지정에 의한 국제등록상표권의 존속기간은 그 기초가 된 국제등록상표와 동시에 만료된다.


(2) 국제등록상표의 변경, 포기, 갱신 절차


국제상표등록 이후 권리자의 성명, 주소 등이 변경된 경우 하나의 서류에 변경내역을 기재하여 본국 관청을 통해 국제사무국에 제출하면 국제사무국은 이를 근거로 국제등록원부에 변경사실을 기재하고 공보에 게재하여 공고하며 각 지정국에 통보한다. 동일 권리자 명의로 된 여러 건의 국제등록상표를 기재하여 변경신청을 하는 것도 가능하다.


또한 국제등록상표권은 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 국제등록 상품의 전부 또는 일부에 관한 권리를 이전할 수 있다. 상표권존속기간 갱신도 10년의 존속기간 만료일까지 갱신등록 수수료와 갱신대상 지정국을 명시한 하나의 갱신등록신청서를 제출하면 지정국별로 갱신심사 없이 다음 10년간 존속기간이 연장되고, 존속기간 만료 이후에도 6개월의 유예기간 내에는 기본수수료에 50%의 수수료를 추가 납부하면 갱신등록절차를 밟을 수 있다.


이처럼 국제등록상표는 상표권의 이전, 갱신등록도 일괄적으로 처리할 수 있어 상표권 관리와 처분절차를 간소화하고 비용을 절감할 수 있다. 다만, 상표권 이전의 경우에는 양수인이 마드리드 의정서에 의한 국제출원인 자격이 있어야 하며, 해당 지정국에 대한 국제등록상표의 이전이 지정국의 국내법에 위배되는 경우 지정국은 그 권리이전이 무효임을 선언할 수 있다(예; 일부 지정상품에 대한 권리이전시 양도된 권리의 지정상품과 잔존 권리의 지정상품이 유사한 경우 등).


그리고 권리자는 국제등록 후 전체 또는 일부 지정국에 대한 지정상품 목록을 제한(Limitation)할 수 있으며, 일부 또는 전체 지정상품에 대하여 일부 지정국에서의 보호를 포기(Renunciation)하는 것도 가능하다. 그러나 이와 같이 보호가 제한되거나 포기된 지정국도 원칙적으로 다시 사후 지정하는 것이 가능하다.


Ⅴ. 국제등록상표의 종속성과 독립성


국제등록상표는 본국 관청의 기본출원, 등록을 기초로 이루어지므로 국제등록의 효력은 기본출원, 등록의 효력에 의존한다.


따라서, 국제등록일로부터 5년 이내에 본국관청에서 기본출원, 등록이 실효되면 국제등록도 효력을 상실하여 모든 지정국에서의 효력이 상실되게 되는데, 이를 국제등록상표의 종속성(Dependence)이라고 한다.


그리고 국제등록상표의 기초가 된 기본출원, 등록을 공격하여 이를 거절, 무효시키면 국제등록도 효력을 상실하게 되는데 이를 중심공격(Central Attack)이라고 한다.


그러나 국제등록일로부터 5년이 지나면 본국에서 기본출원, 등록의 효력이 상실되더라도 국제등록은 독자적 효력을 유지하며 이를 국제등록상표의 독립성(Independence)이라고 한다.


기본출원, 등록이 실효되어 국제상표등록이 취소되면 권리자는 국제등록을 각 지정국의 국내출원으로 전환(Transformation)하여 재출원하는 것이 가능하다.


이 경우, 재출원된 국내출원은 국제등록취소일로부터 3월 이내에 재출원되고, 지정상품의 범위가 취소된 국제등록의 지정상품 범위 내에서 이루어지고 지정국에 수수료를 납부하는 등의 요건을 충족하면 국제등록일에 출원한 것으로 출원일의 소급효가 주어진다. 국제출원에 우선권주장이 있었던 경우에는 재출원에 대해서도 우선권이 인정되어 우선일이 소급될 수 있다.


Ⅵ. 국제상표등록 출원시 유의할 점


이상과 같이, 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록출원은 사실상 128개 가맹국에 대한 상표출원, 등록절차를 하나의 절차로 밟을 수 있고 권리 변경사항 등록이나 이전, 갱신 등록도 하나의 절차로 처리할 수 있다는 점에서 절차가 간편하고 비용절감 효과도 크다고 할 수 있다.


따라서 해외 진출을 모색하는 국내 출원인이나 기업들도 이러한 국제상표출원 절차를 적극적으로 활용해 나갈 필요가 있으며, 최근까지 국내 기업들도 국제상표등록 출원절차를 활발하게 이용하고 있다. 다만, 국제상표출원은 국제수수료와 특허청에 납부하는 개별수수료가 국내 출원에 비해서 높기 때문에 3-5개국 이상에 대해 출원을 진행할 때 실익이 있다고 할 수 있다.


또한 각 지정국에 의한 실체심사시 거절이유가 통보되면 해당 지정국의 변리사를 대리인으로 선임하여 절차에 대응하여야 하기 때문에 각 지정국의 심사과정에서 현지 변리사선임 등에 따른 비용이 추가로 소요되거나 절차수행에 시간이 더 소요될 수 있으므로 유의하여야 한다.


그리고 마드리드 의정서는 아직 세계 모든 국가가 가맹한 상태가 아니기 때문에 국제상표출원시 국가지정의 범위에 한계가 있을 수 있다. 또한 국제상표출원은 국내 기본출원, 또는 기본등록을 기초로 진행해야 하고 국제출원의 종속성으로 인해 국제출원의 기초가 된 국내출원이 심사과정에서 또는 경쟁업체의 중심공격(Central Attack)에 의해 거절되거나 등록무효 될 경우 국제등록도 모두 효력을 상실하게 되고 이 경우 각 개별국가 출원으로 전환하여 재출원하려면 비용과 시간이 더 많이 소요될 수 있다. 따라서 먼저 국내 기본상표출원이 등록을 받거나 유지할 수 있는지 면밀히 검토한 후에 국제상표등록 출원을 진행하는 것이 바람직하다.


또한 국제등록상표라 하더라도 등록 후 각 지정국에서의 사용요건 등을 각 지정국별로 충족해야 등록을 유지할 수 있으며, 국제등록상표의 지정상품이 기본출원에 의해 제한되기 때문에 다른 지정상품으로 국제등록의 범위를 확대하고자 하는 경우에는 다시 국내 출원과 국제출원 절차를 밟아야 한다는 점에서 절차가 번거로워 질 수도 있으므로 유의할 필요가 있다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)