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선등록 상표가 있어도 상표등록을 받을 수 있는 방법
변리사 오세중 (2022-04-29)
 
회사의 상호상표로 또는 제품의 브랜드로 고심 끝에 상표(이하 “출원대상상표”라 합니다)를 선정하여 상표등록을 받으려고 하면, 이미 동일하거나 유사한 타인의 선출원, 또는 선등록 상표가 있어 상표등록을 받기 어려운 경우가 많다. 이러한 경우에는 특허청에 상표출원을 해도 거절이유통지를 받고 등록이 거절되기 마련이다.

그러면 동일, 유사한 타인의 선출원, 또는 선등록 상표가 있으면 상표등록을 받는 것이 전혀 불가능할까? 구체적인 사안에 따라 다르나, 결론부터 말하자면 반드시 불가능하지만은 않다.


<정밀 상표조사 진행 후 상표출원>

출원대상상표에 대한 상표등록 가능성을 높이려면 먼저 타인의 동일, 유사한 선등록, 선출원 상표에 대한 정밀한 상표조사를 선행할 필요가 있다. 타인의 선등록, 선출원 상표에 대한 조사는 특허청 산하기관인 특허정보원에서 제공하는 'KIPRIS 특허정보검색서비스'(www.kipris.or.kr)의 ‘상표’ 검색 또는 민간 기업에서 제공하는 상표검색서비스를 이용하여 진행할 수 있다.

선등록 상표조사는 키워드 검색 방식 등으로 진행하는데, 상표의 동일, 유사여부는 그 칭호와 관념, 외관의 동일, 유사여부로 판단하므로 동일 키워드 검색과 함께 판례와 심사사례 등을 고려하여 유사 음역, 유사 관념, 부분 키워드까지 검색하여야 한다. 외관과 관련된 도형 검색은 별도로 진행해야 하는데 카테고리 분류의 어려움 등으로 완벽하게 검색하기는 어렵다.

또한 선등록 상표조사는 모든 선등록 상표를 대상으로 하는 것이 아니라, 출원대상상표를 사용할 상품/서비스(“출원대상상품”)와 동일, 유사한 상품/서비스의 범위를 대상으로 진행한다. 그리고 출원대상상품의 범위는 출원인의 사업계획과 향후 사업확장 가능성, 연관 상품/서비스, 제3자의 모방상표 출원에 대한 방어필요성도 고려하여 정할 필요가 있다. 상표조사의 결과, 동일, 유사한 선등록, 선출원 상표가 발견되었다 하더라도 그 지정상품/서비스가 출원대상상품과 비유사한 경우에는 선등록 상표가 선사용 주지상표 등에 해당하지 않는 한 출원대상상표를 출원하여 등록받을 수 있다. 이러한 동일, 유사한 상품/서비스의 범위는 일차로는 상품류와 특허청의 유사상품심사기준에 따르되, 2차로는 구체적인 거래실정과 최근까지 법원 판례에서 판단된 사례들을 고려하여 판단하여야 한다.

또한 출원대상상표와 칭호, 관념 등에서 일부 또는 전부가 동일, 유사한 선등록, 선출원 상표가 검색되었다 하더라도, 그 동일, 유사한 부분이 자타상품 식별력이 없는 표장에 해당하거나 서로 다른 권리자들에 의해 이를 동일하게 포함하는 상표들이 다수 병존등록되어 있어 자타상품 식별력 내지 독점성이 없거나 약해진 표장에 해당하는 경우에는, 출원대상상표가 이러한 식별력이 없는 부분을 제외한 요부가 다르거나 전체로서 관찰하여 선등록상표와 비유사하다고 판단되는 경우에는 상표등록을 받을 수도 있다. 선등록상표와 일부 동일, 유사한 부분이 있다 하더라도 출원대상상표가 전체로서 상품출처의 혼동을 초래할 우려가 없는 비유사한 상표에 해당한다고 판단되는 경우에도 마찬가지이다.

또한 특허청에 등록되지 않은 상표라 하더라도 동일, 유사한 상품 또는 업종에 타인의 동일, 유사한 선사용 상표가 존재하는지도 웹검색 등을 통해 조사할 필요가 있다. 타인의 동일, 유사한 선사용 상표가 있는 경우에는 출원대상상표가 상표등록을 받더라도 무효심판청구에 의해 무효로 될 수도 있고, 선사용 상표 사용자에게는 선사용권이 발생하여 상표권 행사가 제한될 수 있기 때문이다.

위와 같은 상품의 유사여부, 상표의 동일, 유사한 부분의 식별력 유무와 상표의 유사여부 판단은 주관에 따라 달라지기 쉽다. 따라서 이를 최대한 객관적으로 판단하여 정확도를 높이기 위해서는 상표법령과 특허청 심사기준, 많은 선행 심사, 심판사례와 경향, 법원 판례, 거래실정들을 조사하여 판단해야 하는 만큼 변리사가 많은 시간과 노력을 투입하여 검토해야 한다. 전문지식이 없는 경우에는 정확한 조사와 판단이 어려울 수 있으며, 또한 이러한 과정을 거치지 않은 간략한 무료 상표검색으로는 정확한 결과를 얻는 것이 어려울 수 있다.

이처럼 사전 상표 조사와 검토 과정을 거쳐 상표출원을 하면, 특허청의 심사에서도 대체로 일치된 결과를 얻을 수 있으며 상표등록 가능성도 높일 수 있다.


<특허청의 거절이유 통지에 대응하는 의견서와 증거 제출로 거절이유 극복>

특허청에 상표등록 출원 후 심사관으로부터 출원대상상표가 선등록 또는 선출원 상표와 유사하다는 이유로 거절이유통지를 받으면, 당황할 필요없이 먼저 거절이유와 사실관계가 타당한지 꼼꼼히 검토해보아야 한다.

구체적으로, 선등록상표가 타인의 등록상표인지, 상표권이 유효하게 존속 중인지(예컨대, 상표권자인 법인이 청산 소멸되어 상표권이 소멸한 경우도 있다), 선등록상표가 출원대상상표를 모방한 것은 아닌지, 선등록상표와 저촉되는 부분이 전체 지정상품인지 아니면 일부 지정상품인지 등을 확인할 필요가 있다.

또한, 선등록상표에서 식별력없는 부분을 제외한 요부가 무엇인지, 출원대상상표가 선등록상표의 식별력있는 요부 등과 동일, 유사하여 전체적으로 상표에 유사성이 있다고 볼 수 있는지, 선등록상표와 일부 동일, 유사한 부분이 있다 하더라도 출원대상상표가 전체적으로는 상품출처의 혼동을 초래할 우려가 없는 비유사한 상표에 해당한다고 볼 수 있는지 등을 특허청의 심사기준과 유사한 선행 심사사례와 유사상표의 사용례, 해당 상표의 실제 발음 등 거래실정, 판례 등을 토대로 조사, 검토하여 판단하여야 한다.

예컨대, 특허청 심사관은 출원대상상표가 선등록상표와 칭호(발음)가 유사하다는 이유로 거절이유통지를 했으나 선등록상표가 거래과정에서 실제 통용되는 발음이 다른 경우에는 이를 증거로 제출하면 거절이유를 극복할 수도 있다. 심사관이 선등록상표 “G.R.E.”가 ‘그레’로 발음된다고 보아 칭호가 유사하다는 이유로 거절이유를 통지했으나 실제로는 ‘지.알.이’로 발음되고 통용되는 것이라면 칭호가 전혀 다르므로 이를 의견서에서 증거와 함께 제출하면 거절이유를 해소하고 상표등록을 받을 수 있게 된다.

또한 선등록상표와 저촉되는 지정상품이 실제 사용대상 상품과는 다른 일부 지정상품에 그치는 경우에는 해당 지정상품을 삭제하는 보정서와 함께 의견서를 제출하면 거절이유를 해소하고 상표등록을 받을 수 있다.

심사관의 입장에서는 출원대상상표가 거절이유가 있는 것으로 의심되는 경우에는 일단 거절이유통지를 하고 출원인의 의견을 들어보게 되므로, 출원인이 이를 다투고자 하는 경우에는 상세한 논거와 함께 증거를 제출하여 심사관을 설득하는 것이 중요하다. 충분히 거절이유를 극복하고 상표등록을 받을 수 있는 사안인데도, 출원인이 거절이유통지를 받고 의견서를 제출하지 않고 포기하거나, 의견서를 통해 충분한 이유와 증거를 제시하지 못해 상표등록이 거절되는 사례들도 많으므로 유의할 필요가 있다.


<선등록상표에 대한 불사용 취소심판 / 무효심판 청구를 통한 거절이유 극복>

출원대상상표가 특허청 심사관이 제시한 타인의 선출원상표와 유사하다는 판단을 피하기 어려운 경우에도, 해당 선출원상표가 출원대상상표의 모방상표인 경우, 다른 선등록상표와 유사한 경우, 식별력이 없는 경우 등 거절이유가 있는 경우 선출원상표에 대한 정보제공 또는 이의신청을 통해 그 등록을 거절시키면 선출원의 지위가 소멸되므로, 출원대상상표는 거절이유를 극복하고 상표등록을 받을 수 있다. 이 때, 출원인은 선출원상표에 대해 정보제공 또는 이의신청을 한 사실을 증거와 함께 제출하여 출원대상상표에 대한 심사절차를 중지해줄 것을 요청할 수 있다.

출원대상상표가 타인의 선등록상표와 유사하다는 판단을 피하기 어려운 경우에도 마찬가지이다. 이 경우, 선등록상표가 실제 사용되고 있는지 여부를 조사하여 등록 후 3년 이상 불사용 상태인 것으로 확인되는 경우에는 특허심판원에 선등록상표에 대한 불사용 취소심판을 신속히 청구한 후 선등록상표권자가 사용사실을 입증하지 못하여 등록 취소심결이 내려지면, 출원대상상표는 그 등록여부결정시를 기준으로 선등록상표가 소멸하게 되므로 거절이유를 해소하고 상표등록을 받을 수 있다. 최근에는 불사용 저장 상표등록이 증가하여 상표 선택의 폭이 점점 좁아지고 있어서, 선등록 상표가 불사용 상표로 확인되는 경우에는 이러한 불사용 취소심판 청구가 종종 활용되고 있다.

또한 선등록상표가 출원대상상표의 모방상표이거나, 출원대상상표와 유사하지 않은 타인의 선등록상표와 유사한 경우, 식별력이 없는 경우 등의 무효사유가 있는 경우 특허심판원에 선등록상표에 대한 무효심판을 청구하여 무효심결을 받으면, 출원대상상표는 그 등록여부결정시를 기준으로 선등록상표가 소급 소멸하게 되므로 거절이유를 해소하고 상표등록을 받을 수 있다.

특허심판원에 선등록상표에 대해 불사용 취소심판 또는 무효심판을 청구한 경우에는 특허청 심사관에게 이를 증거와 함께 제출하여 해당 심판의 심결 확정시까지 출원대상상표의 심사절차를 중지해주도록 요청할 수 있다.

다만, 선등록상표에 대한 불사용 취소심판 또는 무효심판을 청구하는 방안은 자칫하면 출원대상상표의 사용을 아직 개시하지도 않은 상태에서 분쟁 발생의 부담을 안게 될 수 있다. 따라서 출원대상상표를 반드시 사용하고자 하거나 이미 사용을 개시한 경우 등 불가피한 경우에 검토하여 진행하는 것이 바람직하다.


<선등록 상표의 양수>

이외에도, 특허청 심사관이 거절이유에서 인용한 타인의 선등록상표 또는 선출원상표를 양수하여 이전받는 경우에는 거절이유를 해소하고 출원대상상표를 등록받을 수 있다.

다만, 선등록상표에 대한 양수 협상을 하는 경우 상표권의 가액이 높아질 수 있어 부담이 될 수 있다. 출원대상상표를 아직 사용하지 않은 경우에는 이 보다는 새로운 상표를 개발하여 출원, 사용하는 것이 실익이 있을 수 있다. 따라서 선등록상표에 대한 불사용 취소심판 청구 또는 무효심판 청구 후 절차를 신속히 종결하기 위해 선등록 상표권자에게 실비 범위의 보상을 하고 상표권을 양수하는 경우에 실익이 있다고 할 수 있다.

이상과 같이, 타인의 선등록상표가 있다 하더라도 거절이유와 선등록상표의 정확한 분석, 선행 심사사례와 상표의 사용실태 및 거래실정, 판례 등의 정밀한 조사, 검토와 의견서, 심판 등을 통해 대응하면 상표등록을 받을 수 있는 경우도 있으므로, 필요한 경우에는 이러한 방법들을 적극 활용할 필요가 있다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)