Home > 해오름논단 > 논문자료실
 
 
 
모방상표 등록 저지방법
변리사 오세중 (2022-04-28)
 
사업을 위해 회사를 설립할 때에는 고심을 해서 상호를 정하고 사용하게 된다. 상호는 상인이나 회사의 단순한 이름을 넘어 상품이나 서비스의 출처표지로 사용되는 경우에는 상표와 동일한 역할을 한다. 또한 새로운 상품이나 서비스를 출시할 때에도 상품의 성격과 시장, 소비자 성향 등을 고려하여 새로운 브랜드, 즉 상표를 선정하여 사용하게 된다.

그런데 회사 상호나 상표를 먼저 정하여 사용하고 있음에도 선사용자는 정작 상표출원과 등록을 통한 권리보호를 소홀히 하는 경우가 많다. 이러한 틈을 타 제3자가 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 대해 특허청에 먼저 상표출원하거나 상표등록을 받으면, 선사용자가 오히려 상표권을 뺏기거나 제3자의 상표권을 침해한다는 이유로 상표권분쟁에 휘말리기 쉽다. 기업 경영자들이 우선 영업이 중요하고 상표출원은 부차적이라고 생각하다가 시기를 놓치거나, 여력이 부족한 중소상공인들이 시간과 비용, 절차에 대한 부담으로 미루어 놓다가 발생하는 경우들이다.

이처럼 제3자가 선사용자의 상표를 모방한 유사상표를 출원, 등록하여 사용하고 있는 것을 발견한 경우, 또는 선사용자가 이미 상표등록을 해서 사용하고 있음에도 제3자가 소비자의 혼동을 초래할 수 있는 유사한 상표를 출원, 등록하여 사용하는 것을 발견한 경우에도 문제가 된다.

이러한 제3자의 모방상표 출원, 등록을 발견한 경우 이를 저지할 수 있는 방법들은 다음과 같다.


<신속한 상표출원>

만일, 선사용자가 아직 상표출원을 하지 않은 상태라면, 다른 저촉상표의 존재 여부 등에 대한 상표조사의 진행 후 먼저 신속하게 특허청에 상표출원 절차를 밟을 필요가 있다. 선출원의 지위를 신속하게 확보해 놓지 않으면, 다른 제3자의 후속 모방상표 출원 등이 있을 경우 상표분쟁이 더 복잡해지고 비용과 절차의 부담이 더 커질 수 있기 때문이다.


<정보제공>

그 다음, 제3자의 모방상표 출원이 아직 특허청 심사관의 심사를 받지 않은 상태라면, 해당 모방상표 출원이 상표법에서 정하는 거절이유가 있으므로 상표등록될 수 없다는 취지의 정보제공서를 증거와 함께 특허청장에게 제출하여 그 상표등록이 거절되도록 하여야 한다.

정보제공서에서는, ① 선사용자가 가진 선등록 또는 선출원상표의 존재와 해당 모방상표와 지정상품의 유사성, ② 선사용자의 선사용상표 사용사실과 인지도 및 모방상표에 의한 거래자나 소비자들의 출처혼동 가능성, ③ 선사용자와 모방상표 출원인인 제3자 사이에 동업, 고용 등의 계약관계나 업무상 거래관계가 있었는데 선사용자의 동의없이 제3자가 상표출원한 경우 등의 상표법상 거절이유가 있어 모방상표 출원이 거절되어야 한다는 점을 주장, 입증해야 한다.

정보제공은 특허청 심사관의 직권심사를 보조하기 위한 절차이므로 출원인에게 답변 기회가 주어지지는 않으며, 특허청 심사관이 직접 파악하기 어려운 ②, ③의 사유 등의 경우에 정보제공의 실익이 크다고 할 수 있다. 특허청 심사관은 정보제공이 있으면 이를 참고하여 심사한 후 그 활용여부를 정보제공인에게 통지한다.

정보제공은 제3자의 모방상표 출원 후 특허청 심사관이 심사를 개시하여 출원공고 결정을 하여 모방상표가 출원공고되기 전에 신속히 제출하여야 한다.


<이의신청>

제3자의 모방상표 출원이 특허청 심사관의 심사를 일차로 통과하여 출원공고된 경우, 누구든지 출원공고일로부터 2개월 내에 해당 모방상표 출원이 상표법 제54조의 거절이유가 있다는 이유로 특허청장에게 이의신청을 할 수 있으므로, 선사용자는 2개월의 이의신청 기간내에 특허청장에게 이의신청서를 제출하여 상표등록이 거절되도록 할 수 있다.

이의신청서에는 이의신청의 대상과 이의신청의 이유 및 증거가 기재되어 제출되어야 한다. 소송처럼 당사자 대립구조로 진행되므로 출원인에게 이의신청서 부본을 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출 기회가 주어지며, 쌍방 사이에 공방이 치열하게 진행된다. 이의신청은 3인의 심사관합의체에 의하여 심사되는 것이 정보제공과의 차이점이며, 심사관합의체는 이의신청 심리 후 이유가 있다고 판단되면 이의결정과 함께 해당 상표출원에 대한 거절결정을 하며, 이의신청 이유가 없다고 판단되면 기각결정과 함께 등록결정을 하게 된다. 이의결정과 거절결정에 대해 출원인은 거절결정불복심판을 통해 다시 불복하여 다툴 수 있고, 이의신청 기각결정에 대해서는 이의신청인은 해당 모방상표의 등록 후에 특허심판원에 무효심판을 청구하여 다시 다툴 수 있다.

이의신청서 접수일로부터 이의결정이 내려지기까지는 특허청의 심사적체로 인하여 대략 1년 내외의 기간이 소요된다. 모방상표가 등록되는 경우에는 상표권이 발생하여 권리관계와 분쟁이 복잡해질 수 있고 이를 해결하기 위해서는 무효심판 청구와 소송 등으로 더 많은 비용과 절차가 소요될 수 있으므로, 이의신청은 모방상표가 등록되어 상표권이 발생하지 않도록 사전에 저지하는 방안이 될 수 있다는데 실익이 있다.


<무효심판>

제3자의 모방상표 출원이 특허청의 심사를 통과하여 출원공고된 후 타인의 이의신청이 없거나 이의신청이 성립되지 않아 등록된 경우에는, 이해관계가 있는 선사용자는 해당 모방상표 등록에 대하여 상표법 제117조에 따라 특허심판원에 신속히 무효심판을 청구하여야 한다.

특허심판원이 제3자의 모방상표에 대한 무효심판 청구를 받아들여 무효심결을 하고 확정되면 일부 후발적 무효사유를 제외하곤 소급효가 발생하여 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 제3자가 모방상표 등록을 근거로 거꾸로 선사용자에게 침해금지 가처분 또는 소송을 제기하거나 형사고소 등으로 권리행사를 해오는 경우에는 신속하게 무효심판을 청구하여 상표권을 소급 소멸시키는 것이 바람직하다.

이 때, 선사용자가 국민기초생활법에 따른 수급자, 중소기업기본법에 따른 소기업, 또는 중기업으로서 대기업과 분쟁에 있는 경우, 중소기업창업지원법에 따른 청년창업자 등의 경우에는 특허심판원장에게 국선대리인 선임 신청을 하여 수수료 감면과 함께 국선대리인(변리사) 선임 지원을 받을 수도 있다.

상표등록 무효심판은 특허심판원의 3인의 심판관합의체에 의하여 심리되고, 당사자계 심판이므로 상표권자에게 부본을 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주며, 쌍방간에 무효사유를 놓고 치열하게 공방이 오가게 된다.

특허심판원이 무효심판 청구서 접수 후 심판청구일 순으로 심리하여 심결을 하기까지는 대략 1년 내외의 기간이 소요된다. 다만, 지식재산권 분쟁으로 사회적인 이슈를 일으키고 있는 사건, 침해분쟁의 사전 예방을 위해 필요한 경우, 소부장 기업 등이 당사자인 심판사건, 또는 지식재산권침해분쟁으로 법원 등에 계류중인 사건과 관련된 심판사건의 경우에는 우선심판신청 또는 신속심판신청을 하면 보다 신속하게 특허심판원의 심결을 받을 수 있다.

특허심판원은 무효심판 청구가 이유 있다고 판단되는 경우에는 무효심결을 하고, 이유없다고 판단되는 경우에는 기각심결을 한다. 무효심결과 기각심결에 대해서는 상표권자와 심판청구인 각각 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있으며, 특허법원 판결에 법령위반 등의 사유가 있어 불복하는 경우에는 대법원에 상고하여 다툴 수 있다.


<불사용 취소심판>

제3자가 모방상표 등록을 받은 후 정당한 이유없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용하고 있지 않은 경우, 선사용자는 무효심판 청구와 병행하거나 별도로 특허심판원에 불사용 취소심판을 청구하면 상표권자인 제3자가 등록상표의 사용사실을 입증하지 못하는 경우 특허심판원은 상표등록 취소심결을 하게 되고 그 취소심결이 확정되면 제3자의 모방상표 등록을 소멸시킬 수 있다.

불사용 취소심판은 지정상품 전부는 물론 지정상품 일부에 대한 취소심판 청구도 가능하며, 취소심판청구인이 아닌 상표권자가 상표사용에 대한 입증책임을 부담하므로 상표권자가 등록상표의 사용사실을 입증하지 못하면 상표등록이 취소되는데 특징이 있다.

이외에, 제3자가 모방상표 등록 후 상표를 변형 사용하여 소비자들에게 상품 품질의 오인을 일으키게 하거나 상품출처의 혼동을 불러일으키게 하는 경우 특허심판원에 부정사용 취소심판을 청구하여 그 상표등록을 취소시킬 수도 있다.

다만, 상표등록 취소심결 확정시에는 심결확정일로부터 상표권이 소멸되고, 불사용 취소심판의 취소심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일로부터 상표권이 소멸되므로 소급효는 주어지지 않는다. 모방상표권자가 형사고소 등으로 권리행사를 하는 경우 취소심결 확정 이전의 선사용자의 상표권침해 책임이 면책되는지 여부가 논란이 될 수 있다. 따라서 가능하다면 심결의 소급효가 있는 무효심판 청구가 보다 근본적인 해결책이라고 할 수 있다.

또한 불사용 취소심판에 의해 제3자의 모방상표 등록을 취소시키더라도, 다른 제3자의 모방상표 출원 등에 대한 선사용자의 선출원의 지위와 상표등록이 보장되지는 않으므로 선사용자는 먼저 특허청에 자신의 상표에 대한 출원을 신속히 진행하여 선출원의 지위를 확보한 후 불사용 취소심판 청구를 진행하여야 한다.


<기타 법적 조치와 사전 상표출원 등록의 중요성>

이외에, 제3자가 모방상표를 출원하거나 등록한 후 그 모방상표를 사용하여 선사용자의 상표 제품과의 혼동 등을 초래하는 경우, 이는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(부정경쟁방지법) 제2조 제1호 가목(상품출처 혼동행위), 나목(영업출처 혼동행위), 다목(타인의 표지의 식별력이나 명성 손상 행위=희석화 행위) 및 파목(타인의 경제적 이익 침해행위) 등의 부정경쟁행위를 구성하는 것으로 판단되어 민, 형사상의 법적 책임을 질 수 있다. 따라서 선사용자는 자신의 상표를 등록하여 상표권을 갖기 전의 미등록 상태라 하더라도 제3자의 모방상표 출원, 등록 및 사용 등의 행위에 대해 위 부정경쟁방지법에 따른 민, 형사상의 법적 조치를 취하는 것도 가능하다.

그러나 이상에서 검토한 법적 조치들은 모두 분쟁이 발생한 후의 사후약방문격인 조치들일 뿐이고, 시간이 경과할수록 비용과 절차, 시간이 더 많이 소요되게 된다.

따라서 사업상 상호나 상표를 사용하고자 하는 경우에는 사전 상표조사와 함께 신속한 상표출원과 등록, 등록 전후 제3자의 모방상표 출원, 등록 및 사용에 대한 모니터링 등의 사전 예방조치가 무엇보다 중요하고 가장 비용을 절감하는 길임을 명심할 필요가 있다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)