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디자인이 비유사해도 디자인권침해 성립될 수 있어
변리사 오세중 (2022-04-25)
 
물품에 대한 디자인을 새롭게 창작한 사람이 특허청에 디자인출원을 하여 디자인등록을 받으면 등록된 날로부터 디자인권이 발생하여, 디자인권자는 디자인출원일 후 20년이 되는 날까지 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점할 수 있다. 다만, 디자인권자는 디자인등록을 유지하기 위해서는 기한에 맞추어 연차등록료를 납부하여야 한다.

이에 따라 등록된 디자인의 권리범위는 등록디자인과 동일, 유사한 디자인의 범위에까지 미치며, 이 때 디자인의 유사여부는 물품의 동일, 유사여부와 그 물품에 구현된 형태의 동일, 유사여부로 판단한다.

제3자가 타인의 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 디자인권자의 허락없이 업으로서 실시하는 경우에는 디자인권침해가 성립되어 민사상 침해금지, 손해배상 책임과 함께 디자인권자의 형사고소시 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

그런데 타인의 등록디자인과 전체적으로 비유사한 디자인임에도 디자인권침해가 성립되는 경우가 있다. 즉, 제3자의 실시디자인이 타인의 선행 등록디자인과 전체적으로 비유사한 것으로 판단되는 경우라 하더라도, 제3자의 실시디자인이 선출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 이용하는 관계에 있는 경우에는 디자인보호법 제95조 제1항의 규정에 따라 ‘이용관계에 의한 침해’가 성립할 수 있다.

이 때, 제3자는 자신의 실시디자인이 타인의 선행 등록디자인과 비유사한 경우 다른 부등록사유가 없는 한 특허청에 디자인출원하여 디자인등록을 받을 수도 있는데, 제3자의 실시디자인이 이처럼 등록된 디자인이라 하더라도 이를 선행 디자인권자의 허락없이 업으로서 실시하는 경우에는 제3자의 선행 등록디자인에 대한 침해를 구성하게 된다.

대법원 판례는 이와 관련하여 “선 등록디자인과 후 디자인이 이용관계에 있는 경우에는 후 디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는바, 후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계라고 함은 ① 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, ② 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 ③ 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다.”고 이용관계에 의한 디자인권침해의 판단기준을 제시하고 있다.

이러한 이용관계에 의한 디자인권침해가 성립될 수 있는 대표적인 경우는 타인의 선행 등록디자인이 ‘형상만의 디자인’에 해당하고, 제3자의 후 디자인이 그 형상을 그대로 이용하면서 모양과 색채를 부가한 디자인인 경우에 성립할 가능성이 높다. 예컨대, 타인의 선행 등록디자인이 ‘정육면체에 관한 형상만의 디자인’을 창작하여 디자인등록을 받은 것인데, 제3자가 그 ‘정육면체의 형상만의 디자인에 모양, 색채만을 부가한 후 디자인’을 창작하여 실시하는 경우에 성립될 수 있다. 이 경우, 제3자의 후 디자인은 모양, 색채의 부가로 인하여 타인의 선행 ‘형상만의 디자인’과 전체적으로 비유사하더라도 이를 선행 디자인권자의 허락없이 실시하는 경우 이용관계에 의한 디자인권침해가 성립하게 된다. 물론, 이 때 제3자의 후 디자인이 디자인 등록을 받은 경우 선행 디자인권자도 제3자의 허락없이 후 디자인을 무단으로 실시할 수 없다.

이러한 이용관계에 의한 침해 인정은 형상만의 디자인 등은 새로운 창작이 어려운 만큼, 이를 이용한 제3자의 후 디자인의 무단 실시를 허용하는 것은 디자인의 보호와 이용을 통해 창작을 장려하여 산업발전에 이바지하고자 하는 디자인등록 제도의 취지에 반하기 때문이다.

따라서 타인의 선행 디자인을 이용하여 제품을 디자인하여 제조, 판매하고자 하는 경우에는 타인의 디자인과 전체적으로 비유사한 것으로 판단되더라도 이러한 ‘이용관계에 의한 디자인권침해’가 성립될 가능성이 있으므로 유의할 필요가 있다.

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