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상표권 침해 분쟁에 대한 대응방안(하)
변리사 오세중 (2021-11-16)
 
상표권 침해 분쟁에 대한 대응방안(하)
- 비권리자의 ‘방패와 창’ -


상표권 침해 분쟁에서 상표권자로부터 경고장을 받거나 소송제기 등 권리행사를 받은 비권리자는 어떻게 대처해야 하는가?


<먼저 상대방의 권리 확인과 하자유무 분석 필수>

내용증명 등으로 경고장을 받거나 소장을 받으면 심리적으로 위축되거나 상대방의 주장이 옳은지 여부도 판단하지 않은 채 걱정만 하기 쉽다. 그러나, 경고장과 소장 등을 받았다면 먼저 그 내용을 찬찬히 검토하고 특허청 산하기관인 한국특허정보원의 특허정보넷 키프리스(www.kipris.or.kr) 검색 등을 통하여 상표출원정보와 상표등록원부 등을 조사하여 유효한 상표권인지 여부와 권리자, 권리범위를 확인하고, 등록된 상표 및 지정상품과 비권리자가 사용하는 상표(이하 “비교대상상표”라 합니다) 및 사용상품을 대비하여 동일, 유사범위에서 그 권리범위에 속하는지 여부를 검토할 필요가 있다.

특히, 상표권자의 권리행사 근거가 되는 등록상표의 권리범위 해석을 위해서는 그 출원, 심사경과와 이력을 조회하여 분석하는 것이 필수적이며, 또한 상표법시행규칙상의 상품류와 유사상품군별로 관련 유사상표 등의 출원, 등록현황과 심사경과 등을 정밀하게 조사, 검토할 필요가 있다. 등록상표의 심사경과는 특허정보넷 키프리스(www.kipris.or.kr)에서 해당 등록상표를 검색하여 ‘행정처리’ 또는 ‘통합행정정보’를 조회하면 확인할 수 있다.


출원, 심사과정에서 권리행사시와는 다른 주장을 하였다면 이러한 주장은 신의칙상 금반언의 원칙 위반으로 권리행사가 인정되지 않을 수도 있다. 또한 상품의 품질, 효능, 용도 등의 성질을 보통의 방법으로 표시하는 성질표시 표장, 보통명칭, 간단하고 흔한 표장, 현저한 지리적 명칭 등의 식별력이 없는 표장을 통상적인 방법으로 사용하는 상표에 대해서는 상표법상 상표권의 효력이 미치지 아니하므로 권리행사가 인정되지 않을 수 있다. 같은 상품류 등의 동일, 유사한 상품에 대하여 등록된 사례가 많아 여러 사람이 병존 등록하여 사용하고 있는 표장은 식별력이 없거나 유사범위가 좁게 판단되어야 하므로 이 경우 등록상표의 권리범위도 좁게 판단될 수 있다. 이러한 상표권의 권리범위 해석과 침해여부 판단에는 전문적인 법적, 절차적 지식을 요하므로 초기부터 상표권에 관한 심판 및 소송 등의 분쟁처리 경험이 많은 전문 변리사의 정확한 자문과 조력을 받는 것이 바람직하다.


<경고장에 대한 회신>

검토 결과, 비교대상상표가 등록상표의 상표등록원부에 기재된 표장과 동일하거나 유사하지 아니하고, 그 사용상품도 등록상표의 지정상품과 차이가 있거나, 등록상표에 하자나 권리제한 사유가 있어 등록상표권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단되는 경우에는 ‘답변서’ 또는 ‘회신’을 내용증명 등을 통해 발송하여 이러한 사실을 법적인 근거 및 증거와 함께 지적함으로써 상표권자가 침해주장과 권리행사를 중지하도록 요구할 필요가 있다.

소극적 권리범위확인심판 청구 또는 변리사의 감정서 의뢰
그리고 상표권자가 권리행사를 중지하지 않아 분쟁이 쉽게 끝나지 않을 것으로 예상되는 경우에는 특허심판원에 자신의 비교대상상표가 상표권의 권리범위에 속하지 않음을 확인하는 ‘소극적 권리범위확인심판’을 신속히 청구하거나 전문 변리사의 ‘의견서’나 ‘감정서’를 받아 절차에 대비하는 것이 바람직하다.


<상표사용의 위법성 배척 사유 조사>

또한 상표등록원부에 기재된 등록상표의 권리범위만을 놓고 보면 비교대상상표가 그 권리범위에 속하는 것으로 판단된다 하더라도 등록상표에 자타상품식별력 흠결, 선출원 등록상표와의 저촉, 공서양속 위반, 선사용 주지/저명상표와의 저촉, 수요자기만 우려, 선출원주의 위반 등의 무효사유가 있어 상표권이 무효로 되는 경우에는 침해책임을 면할 수 있다. 또한, 그 등록상표가 등록 후 현재까지 3년간 정당한 이유없이 사용되지 않아 명백한 불사용 취소사유가 있는 경우 등에도 상표권자에게 실질적인 손해가 발생한다고 보기 어렵고 권리남용 법리 등에 의하여 그 권리행사가 인정되지 않고 상표권침해 책임이 부인되거나 경감될 수 있으므로, 그 등록상표의 출원이력, 선행 심사사례 및 판례, 선출원 및 선등록 상표를 조사 검토하고, 등록상표의 사용여부를 조사하여 상표등록 무효사유와 취소사유의 존재여부 등을 정밀하게 검토한다.


<특허청에 정보제공 또는 상표등록 이의신청>

상대방의 상표가 아직 등록되지 않은 상태에서 특허청의 심사단계에 있고, 위와 같은 선행 심사사례 및 판례와 선출원 등록상표, 출원이력 조사 등을 통해 그 상표출원에 부등록사유 등의 하자가 있는 것으로 확인되는 경우에는 특허청에 이에 대한 ‘정보제공’을 하여 출원공고가 되지 않도록 사전에 저지하는 것이 바람직하다.

이미 출원공고된 경우에는 2개월의 법정기간 내에 특허청에 ‘이의신청’을 제기하여 그 등록을 사전에 저지하는 것이 바람직하다. 상표등록이 이루어진 후에는 권리자가 바로 권리행사를 할 수 있고 심판, 소송을 통해 그 등록을 무효로 하려면 절차 진행에 시간과 비용 등의 소모가 더 커질 수 있기 때문이다.


<신속한 무효심판 청구>

상대방의 상표가 이미 등록결정을 받아 등록된 경우에는 그 상표등록에 대한 무효심판을 즉시 제기하여 권리의 효력을 적극적으로 다툴 필요가 있다. 등록상표에 대한 무효심결이 확정되는 경우 그 상표권은 소급하여 소멸하므로, 그에 대한 상표권침해 책임도 소급적으로 해소될 수 있다. 따라서 상대방의 등록상표에 무효사유 등의 하자가 있는 경우에는 신속히 무효심판을 청구하여 다투는 것이 민사, 형사 절차에서 대응하는데 도움이 될 수 있다.


<3년 이상 불사용 상표인 경우 취소심판 청구>

또한 상대방의 등록상표가 그간 3년 이상 지정상품에 사용되지 않은 불사용 상표인 것으로 확인되는 경우 먼저 자신이 사용하고자 하는 상표를 특허청에 신속하게 출원한 후, 특허심판원에 해당 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 제기하고 그 취소심결이 확정되면 등록상표와 동일, 유사한 상표를 자신이 등록하여 사용하는 것도 가능하다.

특히, 상표법상 등록상표에 대한 불사용 취소심판은 누구나 청구할 수 있으며, 불사용 취소심판 청구가 있는 경우 등록상표의 사용에 대한 입증책임은 상표권자가 부담한다. 또한 불사용 취소심판 청구는 등록상표 전체 또는 지정상품 일부에 대한 불사용 취소심판 청구 모두 가능하다. 따라서 등록상표에 권리하자나 무효사유는 없으나, 등록상표의 최근 3년간 사용 사실이 확인되지 않는 경우 비권리자는 불사용 취소심판을 신속히 청구하여 그 등록 취소심결이 확정되면 그 상표권은 심판청구일로부터 소멸하므로 상표권침해 책임을 경감할 수 있다. 또한 대법원 판례는 “상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.”고 판시하고 있는 바(대법원&#65440;2016. 9. 30.&#65440;선고&#65440;2014다59712, 59729&#65440;판결), 등록상표가 불사용 상표로 인정되는 경우에는 상표권침해에 따른 손해배상 책임도 인정되지 않을 수 있다.


<상표를 적법하게 사용할 권리가 있는 경우>

또한 상표권에 하자가 없다 하더라도, 상표권자와의 거래관계나 계약 등에 의하여 이미 사용권이 있는 것으로 볼 수 있는 경우, 외국의 상표권자와 국내 상표권자가 실질적으로 동일한 경우의 진정상품의 병행수입, 또는 비권리자에게 선사용권 등 법정실시권이 존재하거나, 자신의 상호나 성명 등을 부정경쟁의 목적없이 보통의 방법으로 사용한 경우, 상표사용 태양이 상품의 성질(품질, 효능, 원재료 등) 표시표장에 해당하는 것과 같은 상표권의 효력이 제한되는 사유가 있는 경우에는 그 상표를 적법하게 사용할 수 있으므로 이러한 거래관계와 상표사용 경위 및 태양 등의 사실관계와 관련 법률규정 등도 면밀하게 검토하여 대응할 필요가 있다.


<법원 소송 등에 대한 답변서 제출>

그리고 법원에 가처분, 소송 등이 제기된 경우에는 답변서와 준비서면을 통해 이러한 무효심판청구 또는 취소심판청구 사실과 함께 권리의 하자사실을 초기부터 적극 지적하여 대응할 필요가 있다.

침해가 명확한 경우 신속하게 판매중지 등 조치 필요
다른 한편, 위와 같은 권리의 무효사유와 취소사유 등 하자여부에 대한 조사에도 불구하고 상표권에 별다른 하자가 발견되지 않고 비교대상상표가 그 권리범위에 속하는 것으로 판단되는 경우에는 비교대상상표를 표시한 상품의 생산과 판매를 신속하게 중지하거나, 상표를 변경하여 생산 판매하는 것이 바람직하다.

상표권침해가 명백함에도 이를 계속하는 경우에는 손해배상책임이 가중될 수 있고 고의적인 침해죄로 형사 구속되는 사태도 발생할 수 있기 때문이다. 더욱이 상표권침해죄는 비친고죄로서 상표권자의 고소가 없어도 경찰이나 검찰의 인지수사와 기소에 의하여 처벌될 수도 있고, 당사자 사이에 합의나 화해가 이루어져도 검사가 기소를 취하하지 않는 경우에는 형사처벌되어 전과가 남게 되므로 유의하여야 한다.


<상표권 양수 또는 라이센스 계약을 통한 사용 강구>

그리고 부득이 상표를 계속 사용하고자 하는 경우에는 상표권자에게 적절한 대가를 지불하고 권리를 양수하거나 라이센스계약을 맺어 로열티를 지불하고 상표를 적법하게 사용하는 방안 등을 강구하여야 한다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)