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상표권 침해 분쟁에 대한 대응방안(상)
변리사 오세중 (2021-11-16)
 
상표권 침해 분쟁에 대한 대응방안(상)
- 상표권자의 ‘창과 방패’ -


<침해에 대한 사전조사와 분석>

상표권침해가 발생한 경우, 상표권자는 먼저 침해 제품과 그에 관한 온라인, 오프라인 광고 및 판매자료 등의 증거를 조사하여 확보하고, 그 제조자와 판매자 등 침해자의 인적 사항 등 사실관계를 먼저 정확히 파악할 필요가 있다.

그런 다음, 침해상표(이하 “확인대상상표”라 함) 및 그 사용상품과 자신의 등록상표 및 지정상품의 동일, 유사여부 등을 대비, 관찰하여 확인대상상표가 자신의 등록상표와 동일 또는 유사범위에서 상표권침해나 기타 간접침해에 해당하는지 여부 등을 분석하여 판단한다. 또한 자신의 등록상표나 아직 미등록 상태라도 출원상표 또는 미등록상표가 선사용을 통해 거래자나 수요자들 사이에 널리 알려져 보호가치가 있는 신용을 형성하고 있고, 확인대상상표의 사용이 자신의 선사용상표와의 관계에서 상품/영업출처의 혼동을 초래하는 경우 등에는 ‘부정경쟁행위 및 영업비밀보호에 관한 법률’(부정경쟁방지법)상의 부정경쟁행위를 구성할 수 있으므로 이에 대해서도 함께 검토하여 판단할 필요가 있다.

이처럼 자신의 상표가 미등록상태라도 사용을 통해 신용을 형성하고 인지도를 획득한 상태인 경우에는 부정경쟁방지법 등에 의한 보호를 강구할 수 있으나, 사업을 하거나 경제활동을 하려고 한다면 미리 상표등록을 해두는 것이 명확한 권리확보와 입증이 쉽다. 유명 연예인 등의 경우에도 자신의 예명 등에 대한 상표등록을 미리 해두지 않아 분쟁이 복잡하게 발생하는 것을 볼 수 있다. 사후적으로라도 상표출원을 하여 등록을 시도할 수 있으나, 분쟁 대응이 복잡해지고 비용과 절차의 부담이 커지게 된다. 따라서 사전에 상표출원을 해서 등록을 하는 것이 적은 비용으로 분쟁을 예방하고 자신의 권리를 지킬 수 있는 가장 현명한 길이다.


<자신의 등록상표의 권리강약과 권리범위 분석>

그리고 권리행사 전에 자기가 보유하고 있는 등록상표의 권리범위의 허실과 하자여부에 대해서도 엄밀하게 검토할 필요가 있다. 등록상표에 자타상품식별력 결여나 타인의 선출원 등록상표권과의 저촉 등으로 인한 무효사유가 있거나 등록상표를 3년 이상 사용하지 않아 불사용 취소사유 등의 하자가 있는 경우 권리행사에 대응하여 상대방이 무효심판이나 취소심판을 청구하면 상표권이 무효로 되거나 취소되어 권리행사의 실효를 거둘 수 없을 뿐 아니라, 자신의 권리만 소멸되는 결과를 가져올 수 있기 때문이다.

따라서 자신의 상표권에 치유할 수 없는 하자가 있는 경우에는 권리행사를 보류하거나 중지하는 것이 바람직하다. 하자의 치유가 가능한 경우에는 그 하자를 치유하거나 보완한 후에 권리행사를 하는 것이 바람직하다. 병법에서도 적의 수도를 공격하기 위해 출병했더라도 자기의 수도가 공격받을 위험이 있는 경우에는 철군하는 것이 원칙이다.

상대방의 상표등록 여부와 상표 사용 선후관계의 조사
또한 상대방의 사용상표에 대하여 특허청의 출원, 등록상표 정보를 조사하여 해당상표가 특허청에 출원되거나 등록되어 있는지 여부를 반드시 확인하여야 한다. 상표출원, 등록 정보는 한국특허정보원에서 운영하는 ‘특허정보검색서비스’(http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)를 통해 확인해 볼 수 있다.

상대방의 사용상표가 특허청에 선출원되어 등록된 상표라면 이에 대한 상표권행사가 인정되지 않을 수도 있고, 자신의 상표가 등록되어 있다 하더라도 상표등록 무효사유에 해당함은 물론 거꾸로 선출원 등록상표에 대한 상표권침해가 인정되어 법적 책임을 질 수도 있다(대법원&#65440;2021. 3. 18.&#65440;선고&#65440;2018 다 253444&#65440;전원합의체 판결 참조). 따라서 권리행사에 앞서 자신의 등록상표의 하자여부와 권리관계를 먼저 조사하여 검토할 필요가 있다.


상대방의 등록상표가 후출원 등록상표이고 자신의 등록상표 등과의 관계에서 무효사유가 있는 경우에는 신속히 무효심판을 청구하여 그 등록을 무효로 시킬 필요가 있다. 그리고 상대방의 후출원 등록상표를 무효로 시키기 전이라도 위의 대법원 전원합의체 판결에 의할 경우, 바로 상표권침해 행위에 대한 민, 형사상의 법적 조치를 취할 수 있다. 상대방의 사용상표가 특허청에 출원되어 있는 상태라면 ‘정보제공’이나 ‘이의신청’ 등을 통하여 그 상표등록을 사전에 저지하는 것이 분쟁의 복잡화, 장기화 방지를 위하여 바람직하다. 또한 상대방이 상표의 선사용자로서 선사용권 등이 있는 경우에는 상표권침해 책임을 물을 수 없으므로 상표 사용의 선후에 대해서도 조사, 확인할 필요가 있으며, 상대방의 상표가 선사용되어 업계에 먼저 널리 알려진 경우에는 자신의 상표등록이 무효로 될 가능성도 있고, 선사용자에 대한 부정경쟁목적의 상표권행사는 거꾸로 부정경쟁방지법 등 위반으로 법적 책임을 질 수 있으므로 유의해야 한다.

위와 같은 등록상표의 권리범위 판단, 등록상표와 침해상표의 유사여부 판단, 등록상표의 권리하자 여부와 방어조치, 상대방의 권리관계 조사와 분석, 판단은 전문적인 법적 지식과 경험을 요하는 사항이므로 권리행사 전 단계에서부터 상표권 등 지적재산권 전반에 대해 종합적으로 자문할 수 있는 전문가인 변리사의 검토의견을 받아 권리의 강약, 침해자의 고의성여부, 영업에 미치는 영향과 중요도 등에 따라 적절한 권리행사 전략을 마련하는 것이 바람직하다. 이러한 사전검토의 진행 후 상표권자는 다음과 같은 조치를 순차적으로, 또는 동시에 취해 나갈 수 있다.


<침해중지 요구 경고장 발송>

상대방이 상표권침해 행위를 하고 있음을 알리고 그 침해행위를 중지할 것을 요구하는 내용 등을 담은 경고장을 상대방에게 내용증명우편이나 공문으로 발송한다. 법적 절차 진행시 상대방의 고의성 등을 입증하는데 유리한 자료가 되며, 법적, 사실적 근거를 제시하여 경고장을 발송하는 것만으로 상대방의 침해행위를 중지시키고 사건을 해결할 수도 있다. 경고장 발송은 변리사에게 의뢰하여 자문을 받을 수 있다.


<특허심판원에 적극적 권리범위확인심판의 청구>

상표권 침해여부 판단은 전문적인 법적 지식 등을 요하므로 침해여부에 다툼이 있는 경우 전문관청인 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하여 침해자의 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 구한다. 발본적인 해결책은 아니나 분쟁을 조기수습하는 방편이 될 수 있고, 형사고소나 침해소송 진행시 경찰이나 검찰에 공적인 판단자료를 제공할 수 있고 법원에 대해서도 유리한 판단자료를 확보하는 의미가 있다. 특허심판원의 심결에 불복하는 경우에는, 전속관할 고등법원인 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 사실인정과 법률적용의 당부에 대하여 다시 판단을 받을 수 있다. 권리범위확인심판 대신에 전문 변리사의 ‘의견서’나 ‘감정서’를 경찰이나 검찰 등에 제출하는 것도 도움이 될 수 있다.

침해소송의 제기 - 민사 침해금지 및 손해배상 청구소송
상표권자는 침해자가 침해행위를 중지하지 않는 경우 민사적 조치로 법원에 상표권침해금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 부대청구로서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

그리고 이러한 침해금지청구 외에 고의 또는 과실로 자기의 상표권을 침해하여 손해를 입힌 자에 대해 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를 할 수 있으며, 침해자가 고의, 과실로 상표권을 침해하여 특허권자의 업무상 신용을 실추하게 한 경우에는 법원에 신용회복조치청구를 할 수 있다. 이 경우 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 등을 침해한 자에게는 그 침해행위에 고의가 추정된다. 또한 부당이득반환청구는 손해배상청구와 달리 침해자의 고의, 과실을 불문하며, 소멸시효가 10년인 점에 실익이 있다.


<신속한 침해중지를 위한 가처분신청>

그러나 위와 같은 침해금지 및 손해배상청구 본안소송의 확정판결을 받으려면 시일이 오래 걸리고 이를 기다려서는 상표권자가 회복할 수 없는 손해를 입을 우려가 있는 경우, 상표권자는 신속한 결정을 얻기 위해 관할법원에 상표권침해중지 가처분신청을 할 수 있으며, 이 경우 피보전권리의 존재와 보전의 필요성 및 긴급성을 법원에 소명해야 한다. 가처분결정이 내려지면 소송법상 기판력은 없으나 즉시 집행력이 주어져 사실상 본안판결과 같이 승패를 가르는 효과가 있으므로 상표권, 특허권 등 지식재산권 침해소송에서 많이 활용된다.


<형사 구제조치와 특허청 특별사법경찰을 통한 고소>

또한 민사적 조치와 함께 상표권자는 침해자를 형사고소하여 경찰 및 검찰수사를 통해 침해사실을 밝히고 형사처벌을 받도록 할 수 있는데, 이를 통해 침해자가 조기에 침해를 중지하고 권리자의 요구사항을 수용하도록 압박하는 효과를 거둘 수 있어 많이 활용된다.

최근에는 제3자의 상표권침해 행위 수사에 전문성을 갖추고 있는 특허청의 특별사법경찰에 고소장을 제출하여 상표권침해행위를 수사, 처벌하도록 할 수도 있다.


<상표권신고와 불공정무역행위 조사 및 잠정조치 등 신청>


또한 상표권자는 관세법에 따라 관세청에 상표권신고를 하여 상표권침해 물품의 수출입을 막을 수 있으며, 이외에도 ‘불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률’에 따라 무역위원회에 상표권침해 수출입 물품의 조사신청과 잠정조치 신청 등을 하여 상표권침해 물품의 수출입금지, 제조, 판매의 금지 등과 함께 과징금 부과 등에 처하게 하도록 할 수 있다. 상표권침해 상품이 해외에서 수입되거나 수출되는 상품인 경우에 효과적인 조치가 될 수 있다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)