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PCT 국제출원의 장단점
변리사 오세중 (2001. 8.)
 
1. 서론

21세기 무한 경쟁시대에서 기업 생존전략의 우선순위는 기술개발을 통한 지식재산권의 획득 및 그 이용에 있다 하겠다. 그중 기술개발을 통해 얻어진 발명을 권리화 하기 위해서는 특허출원 후 심사를 거쳐 특허를 등록 받아야만 한다. 특히, 다른 국가에서 특허를 획득하고자 하는 경우는 파리협약상의 특허독립의 원칙상 반드시 특허권을 획득하고자 하는 나라에 출원하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 해당 국가에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있다. 따라서 한국에서 특허권을 취득하였더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타권을 행사할 수 없다. 이러한 각국 특허독립의 원칙 때문에 해외 출원이 필요하며, 해외 출원을 하는 방법은 각 국가에 개별적으로 직접 출원하는 전통적인 출원방법과 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT)에 의한 출원방법으로 대별된다.

2. PCT 출원의 개요

PCT 출원은 국내 특허출원 후 12개월 이내에 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 국적국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT 출원서를 제출하고 20-30개월 후에 특허획득을 원하는 국가(지정국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로서 PCT 출원서 제출일을 지정국가에서의 출원일로 인정받을 수 있다. 또한 국내 출원절차 없이 바로 PCT 출원 절차를 밟을 수도 있다. 많은 기업 또는 발명가들이 국제출원이라고 하면 PCT 출원을 완료하는 것만으로 국제적으로 특허권을 인정받을 수 있는 것으로 생각하고 있으나, PCT 출원에서 다수의 지정국을 지정했다 하더라도 그것만으로 지정국에서 특허권을 획득하는 것은 아니며, 그 지정국들마다 PCT 출원서 제출일을 각국의 출원일로 인정받을 수 있는 효과가 있을 뿐이다. 그리고 국내 진입단계에서 각 지정국에 대하여 별도의 출원절차를 밟아야만 그 국가에서 특허획득 여부를 심사결정 받을 수 있다.

3. PCT 출원의 장점

PCT 출원을 권장하는 이유는 아래와 같은 장점들을 지니고 있기 때문이다.

(1) 출원일 인정요건의 간편성

PCT 출원은 수리관청에 제출한 국제출원일에 다수의 지정국에 직접 출원한 효과를 얻기 때문에 지정국가에서의 국내단계 진입시 PCT 출원일을 그 국가에서의 출원일로 인정받을 수 있다. 즉 개별 국가마다 일일이 별개로 출원하여 출원일을 확보하는 번거로움을 덜어줄 수 있다.

(2) 지정국에 대한 특허획득 가능성 제고

PCT출원은 특허를 받고자 지정한 나라에 출원하기에 앞서 국제조사기관의 선행기술조사(필수절차)와 국제예비심사기관의 특허성 유무에 대한 예비심사(선택절차)를 거침으로써 지정국에서의 특허획득 가능성을 미리 알 수 있을 뿐만 아니라 평가 보완의 기회도 가질 수 있어 지정국에서의 특허 획득에 유리하다.

(3) 국어 출원 가능

PCT 출원시 한국특허청을 수리관청으로 하여 출원할 경우 출원언어는 한국어 또는 영어이므로 다수 국가를 지정하여 출원하는 경우 초기에 개별국가 언어로 된 번역문을 일일이 준비하지 않아도 된다. 단, 국어 출원시 16개월 이내에 국제공개용 영어 번역문을 제출해야 하며, 국내단계 진입시 각 지정국 언어로 번역하여 출원하여야 한다.

(4) 무모한 해외출원 방지

PCT 출원을 통하여 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음, 그 지정국의 국내단계 진입기한까지 국제조사 및 예비 심사보고서를 토대로 특허획득 가능성을 면밀히 검토함과 동시에 각 지정국에서의 시장성을 조사한 다음에 국내단계 진입여부를 결정함으로써 직접적인 해외출원에 따른 불필요한 비용지출 및 무모한 해외출원을 방지할 수 있다.

(5) 국내단계 진입시 수수료 감면

PCT 출원 후 지정국에 대한 국내단계 진입시 세계 주요 특허청에서는 외국인의 특허출원에 대해 자국 특허수수료를 대폭 감면해 주고 있다.

4. PCT 출원의 단점

(1) PCT 출원비용의 추가

해외 각국에 직접 출원하는 경우 출원국에 대한 출원비용만을 부담하면 되는 반면에 PCT 출원은 각국에 출원하기에 앞선 예비 출원형태를 가지므로 PCT 출원료 납부 후 국내단계 진입에 따른 지정국 출원시 지정국 특허청에 특허수수료를 다시 납부하여야 하고, 대리인 수수료도 이중으로 소요된다.

(2) 상대적으로 넓은 청구범위의 특허획득의 문제

PCT 출원은 국제조사기구에 의한 조사보고서와 예비심사청구시의 예비심사보고서에 의한 선행기술의 조사범위가 넓어지게 되어 국내단계 진입 후에 넓은 청구범위의 특허획득이 곤란한 경우가 발생할 수 있다.

(3) 심사절차의 이중적 진행

PCT 출원은 출원인의 신청에 의해 국제예비심사를 받을 수 있으나, 이는 각 지정국에서의 심사로 인정받을 수 없으며 지정국 출원시 다시 그 지정국가에서의 심사를 거쳐 특허가 등록되는 등 이중적으로 심사가 진행될 수 있다. 다만 PCT출원 후 조사보고서만 받아보고 20개월 이내에 지정국에 출원하면 지정국에서의 한 번의 심사만이 진행된다. 상술한 바와 같이 PCT 출원은 몇 가지 장단점을 갖고 있으므로 기술개발의 성과인 발명에 대해 특허권을 획득하고자 하는 출원인은 자신의 여건, 사업성, 제품의 수출시기 등 전반적인 사항을 고려하여 PCT 출원여부를 결정하는 것이 바람직할 것이다.

5. 결론

이상과 같이 PCT 출원은 몇 가지 단점에도 불구하고 개발된 기술의 권리화를 위한 특허성, 이익을 추구하기 위한 시장성, 투자자금의 유동성 등에 대비하기 위한 측면에서 유리한 장점을 가지고 있으므로 권리화가 급하지 않은 출원에 대해서는 PCT 출원을 하는 것이 바람직하다.