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PCT 국제특허출원 절차와 장단점
변리사 오세중 (2022-05-10)
 
1. 개요


21세기 무한 경쟁시대에서 기업 생존전략의 우선순위는 기술개발을 통한 지식재산권의 획득 및 그 이용에 있다. 그중 기술개발을 통해 얻어진 발명을 권리화하기 위해서는 특허출원 후 심사를 거쳐 특허를 등록 받아야만 한다.

특히, 외국에서 특허를 획득하고자 하는 경우는 파리협약상의 특허독립의 원칙상 반드시 특허권을 획득하고자 하는 나라에 출원하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 해당 국가에서 독점 배타적 권리를 확보하여 보호받을 수 있다. 따라서 한국에서 특허권을 취득하였더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타권을 행사할 수 없다.

이러한 각국 특허독립의 원칙 때문에 해외 출원이 필요하며, 해외 출원을 하는 방법은 각 국가에 개별적으로 직접 출원하는 전통적인 출원방법과 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT)에 의한 출원방법으로 크게 구분된다.

PCT는 국제특허출원 절차를 통일하고 간소화하기 위한 조약으로서 대한민국은 1984년 5월 10일 가입하여 1984년 8월 10일부터 발효되었으며, 2022년 5월 현재 대한민국, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 북한, 중국, 일본국, 러시아연방 등 156개국이 가입하고 있다. 대한민국 특허청은 1997년 9월부터 국제조사 및 국제예비심사기관으로 지정되었으며, 2007년 9월 27일부터는 한국어가 PCT 국제공개언어로 채택되어 사용되고 있다. 그러나 예컨대 대만(Taiwan)은 가입국이 아니므로, 대만에 특허출원을 하려면 PCT를 통한 출원이 아닌 개별국 직접 출원 방식을 택해야 하므로 주의해야 한다.


2. PCT 국제특허출원 절차와 특징 - 국제특허가 아니라 지정국 출원 이전 국제출원 절차를 하나로 통일하여 진행하는데 특징


PCT 국제특허 출원 절차는 ‘국제단계(international phase)’로서 출원인이 조약가입국 중 특허를 획득하려는 국가를 지정하여 국제출원서를 수리관청(대한민국 국민 등의 경우 대한민국 특허청)에 제출하면서 시작된다.

그 다음, 우선일로부터 30개월 내(우리나라 등 국가별로 31개월인 경우도 있음)에 각 지정국에 번역문과 수수료를 제출, 납부하면서 각 지정국의 ‘국내단계(national phase)’에 진입하여 지정국의 심사를 거쳐 실제로 해당 지정국에서의 특허권 획득 여부가 결정된다.

PCT 국제특허 출원은 각 지정국의 국내단계에 진입하기 이전의 국제단계를 하나의 절차로 일률적으로 진행할 수 있도록 하는데 특징이 있다.

실제 특허권은 각 지정국 별로 국내단계에 진입하여 해당 지정국의 심사를 거쳐 특허등록이 됨으로써 각각 발생한다. 하나의 국제등록으로 권리가 등록되고 유지되는 마드리드 국제상표등록, 헤이그 국제디자인등록과 다른 점이다. 따라서 이를 여러 나라에 걸쳐 하나의 권리로 등록되어 보호되는 국제특허로 오해하여서는 안 된다.

그러면 PCT 국제특허 출원의 국제단계와 국내단계를 좀더 상세히 살펴보면 다음과 같다.


3. 국제단계


국제단계에서는 출원인에 의한 국제출원, 그 출원에 대한 수리관청의 방식심사, 국제조사기관에 의한 국제조사보고서의 작성, 국제사무국에 의한 국제공개, 신청이 있는 경우 국제예비심사기관에 의한 국제예비심사보고서의 작성, 출원인의 보정 등이 행해진다.


(1) 국제출원

국문 또는 영문으로 작성된 국제출원서류를 수리관청(특허청)에 제출함으로써 국제단계가 시작된다. 이때, 국내에 이미 출원된 ‘특허 또는 실용신안’을 기초로 우선권을 주장하여 출원하는 경우 국내에 출원된 특허 또는 실용신안 출원일로부터 1년 이내에 출원하여만 우선권을 인정받을 수 있다. 또한 출원서 제출시 발명을 보호받고자 하는 국가를 지정하여야 하며, 지정한 국가에 대해서는 국제출원일과 동일한 날을 출원일로 인정받을 수 있다.

① 출원인 자격 : 국내에서 PCT 출원시 대한민국 국민(자연인/법인) 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인(자연인/법인)

② 출원언어 : 국어, 영어 또는 일본어

③ 출원서류 : 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 요약서, 수수료 계산서와 함께 필요한 경우 도면 및 서열목록, 대리인이 있는 경우 위임장 기타 필요한 증명서류(단 출원서와 요약서는 영문으로 작성)를 제출해야 한다.

④ 제출방법 : 수리관청(특허청)에 직접 제출하거나 우편 또는 Fax 등으로 제출할 수 있다(단, Fax 출원은 14일 이내에 원본을 제출해야 한다).

또는 PCT-SAFE 프로그램을 설치하여 작성 제출하는 방법과 WIPO에서 운영하는 ePCT 홈페이지에 접속하여 온라인상에서 PCT 출원서를 직접 작성하여 제출하는 방법이 있다.

최근에는 ePCT 사용이 권장되어 왔으며, 2022년 7월부터는 ePCT를 통한 출원방식으로 일원화될 예정이다.

⑤ 수수료 납부 : 수수료는 송달료, 국제출원료, 조사료 등이 있으며, 국제출원서 제출시 수수료 납부서를 제출하고 납부자 번호를 수령하여 다음날 국고수납대행처에 수수료를 납부하여야 한다.

⑥ 국가지정 : 국제출원서를 제출하면 원칙적으로 모든 가입국이 지정되며, 국내단계는 이들 지정국 중에서 필요한 국가에만 선택적으로 진입할 수 있다.

⑦ 우선권 주장 : 우선권제도는 파리조약 가입국 1에 특허출원을 한 후 그 출원발명과 동일한 발명을 최초 출원일로부터 1년 이내에 가입국 2에 특허출원을 하면서 우선권주장을 하면, 가입국 2에서의 특허심사시 신규성, 진보성, 선출원주의 등의 판단시점을 가입국 1에 특허출원한 날을 기준으로 판단하는 제도이다.

PCT 국제특허출원에서도 출원서의 우선권주장란에 우선권주장의 기초가 되는 선출원번호와 출원일자, 선출원국명을 기재하여 제출 후 우선일로부터 16개월 이내에 수리관청 또는 국제사무국에 우선권 서류를 제출해야 한다.

다만, 우리나라에서 PCT 국제특허출원시에는 출원서에 우선권서류 송달신청 표시를 한 후 수수료를 납부하면 수리관청인 특허청에서 국제사무국으로 우선권서류를 송부해 준다.


(2) 방식심사

출원 주체, 법령이 정한 방식 요건 등 절차의 흠결 유무를 심사하는 것으로, 수리관청은 방식심사 결과 이상이 없으면 국제출원일을 인정하고, 하자가 있으면 보정 또는 보완할 것을 출원인에게 통지한다. 수리관청의 국제출원일 인정은 모든 지정국에 정규의 국내출원이 제출된 것과 동일한 효과를 가져온다.


(3) 국제조사

국제조사란 출원된 발명과 관련된 선행기술을 조사하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등의 특허성 판단을 하는 것으로 그 결과는 국제조사보고서로 작성되어 출원인 및 국제사무국에 송부된다.

국제조사보고서는 출원인이나 지정관청을 구속하는 효과는 없다. 그러나 각 지정국에 대한 국내단계 진입 출원절차를 개시하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 선행기술의 존재여부와 신규성, 진보성 등의 특허요건 충족여부에 관한 예비적 견해를 알려주어 지정국에 대한 국내단계 진입 여부를 결정하는데 참고자료로 활용할 수 있다는 데 의의가 있다.

① 국제 조사기관 : 한국, 오스트리아, 호주, 싱가포르, 일본국 특허청 중 택일할 수 있다. 다만, 한국어로 출원하여 우리나라 특허청을 조사기관으로 선택하는 경우 조사수수료가 절감될 수 있다.

② 대상 : 모든 국제출원

③ 시기 : 국제조사기관은 조사용 사본이 송부된 날로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료되는 날까지 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

④ 활용 : 지정국에 대한 국내단계 진입 여부의 판단자료로 활용할 수 있다. 즉, 국제조사보고서 수령 결과 선행기술의 존재로 지정국에서 특허권 획득이 어렵다고 판단되는 경우 국내단계 진입을 미리 포기하여 비용을 절감할 수 있다.

청구범위의 보정(국제조사보고서 송부일로부터 2개월 이내 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 날 이내에 1회에 한함)시의 자료로 활용될 수 있다.


(4) 국제공개

국제공개는 출원 후 일정한 시점에 이르면 모든 출원에 대하여 그 내용을 강제적으로 공개하고 여기에 일정한 법률적 보호를 부여하는 제도이다.

① 대상 : 모든 국제출원

② 공개시기 : 우선일로부터 18개월 경과 후. 단, 조기공개 신청시에는 즉시 공개된다.

③ 공개내용 : 출원서 자체를 제외한 국제출원 전문을 공개한다(보정시 보정사항 포함). 출원서의 서지사항과 요약서, 발명의 설명, 청구범위 및 도면 등과 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 포함하여 전자적 형태로 국제공개를 하고, 출원인에게 통보한다.

④ 공개언어 : 국제공개 언어는 한국어, 영어, 일어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어, 포르투갈어 등 10개 언어이며, 이들 언어로 출원된 경우에는 그 언어로 공개한다.

⑤ 효과 : 국제공개일로부터 선행기술의 일부를 구성하게 된다. 또한 국내 특허법에 따른 출원공개 효과가 주어진다.


(5) 국제예비심사

국제예비심사는 출원인의 임의선택 절차로서, 청구범위에 기재된 발명의 특허성(patentability), 즉 신규성(novelty), 진보성(inventive step) 및 산업상 이용 가능성(industrial applicability)에 관하여 심사한 후, 그에 대한 예비적이고 비구속적인 판단(preliminary and non-binding opinion)을 내리고, 이를 보고서로 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

① 심사기관 : 한국, 오스트리아, 호주, 일본국(일본국특허청에서 국제조사한 경우에 한정) 특허청 중 택일할 수 있다.

② 청구요령 : 국제출원서와 별도로 수수료와 함께 국제예비심사기관에 청구서를 작성하여 제출한다.

③ 청구시기 : 국제조사보고서 및 견해서를 출원인에게 송달한 날로부터 3월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 날 이전에 청구해야 한다.

④ 효과 : 일부 가입국(룩셈부르크, 탄자니아)에서는 국제예비심사 미청구시 우선일로부터 20개월 이내에 국내 단계에 진입해야 하나, 국제예비심사 청구시 우선일로부터 30개월 이내로 국내단계 진입기간이 연장된다.

또한 국제예비심사를 청구한 출원인은 국제예비심사를 청구할 수 있는 기간 내에 횟수에 관계없이 청구범위와 명세서 등을 원출원의 범위 내에서 보정하고 의견서를 제출할 수 있다.

⑤ 예비심사보고서 작성기한과 활용 : 국제예비심사보고서는 우선일로부터 28개월, 국제예비심사착수일로부터 6개월 또는 국제예비심사를 위한 번역문 접수일로부터 6개월 중 늦은 날까지 작성되어 출원인과 국제사무국에 송부한다.

국제예비심사결과 특허성이 없는 것으로 판단되면 이후 지정국에 대한 국내단계 진입 절차를 포기함으로써 출원비용을 절감할 수 있다.



4. 국내단계

출원인은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서 등을 토대로 각 지정국에서의 국내단계 개시여부를 결정한다. 출원인이 국내단계 진입을 결정한 모든 지정국에 대하여 국제출원의 번역문 제출, 수수료 납부, 대리인 선임 등 지정국의 국내법에 따른 국내 특허출원절차를 각각 밟아야 한다.

(1) 번역문 제출

PCT 국제출원의 출원인은 각 지정국에 국제출원의 번역문을 제출해야 하며, 각 지정국은 번역문을 기초로 심사를 진행한다. 국내서면 제출기한 내에 번역문을 제출하지 않으면 해당 출원은 취하 간주되고, 보정서의 번역문이 제출되지 않은 경우에도 당해 보정은 행해지지 않은 것으로 간주된다.

(2) 번역문 제출 기한

우선일로부터 31개월의 국내서면제출기간(기간만료일 전 1개월 이내에 번역문 제출기간 연장 신청시 국내서면제출기간 만료일로부터 1개월이 되는 날까지 제출 가능) 이내에 국어번역문을 제출해야 한다. 우리나라와 유럽과 러시아 등은 우선일로부터 31개월, 미국, 중국, 일본 등은 우선일로부터 30개월 이내에 번역문을 제출해야 한다.

(3) 수수료 납부

국내단계에 진입한 출원인은 해당 지정국의 수수료 납부규정에 의해 수수료를 납부하여야 한다. 납부하지 않으면 해당국에서의 당해 국제출원은 무효로 된다.



5. PCT 국제특허출원의 장단점

장점

PCT 국제특허출원은 국제단계에서는 하나의 국제출원으로 모든 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있으므로 개별국에 각각 직접 출원하는 방식에 비해 절차가 간소한 장점이 있다.

한국어가 국제출원 언어와 공개언어로 인정되므로 국내단계 진입전까지는 개별국가마다 개별국 언어로 된 번역문을 일일이 준비하여 제출하지 않고 한국어로 출원해도 되기 때문에 좀더 간편하고 신속하게 출원일을 인정받을 수 있다.

또한 국내단계 진입 전에 국제조사보고서와 견해서를 통해 특허성 유무에 대한 판단을 사전에 받아보고 지정국에 대한 국내단계 진입여부를 결정할 수 있다.

해외 개별국 직접 특허출원은 국내에 특허출원 후 적어도 12개월의 우선권주장 기간 내에 해당 국가들에 대한 출원여부를 결정하여야 하는데 비해, PCT 국제특허출원은 30개월 또는 31개월에 이르는 국내단계 진입 기간 동안 특허출원 발명의 사업화와 시장성 등을 판단하면서 지정국에 대한 국내단계 진입 출원여부를 판단할 수 있는 시간을 충분히 확보할 수 있는 점에 장점이 있다.

단점

반면, PCT 국제특허출원은 수리관청에 대한 국제단계 출원 진행에 추가 비용이 소요되고. 이후 별도로 지정국에 대한 국내단계 진입시 개별국 출원과 동일한 비용이 소요되므로 전체적인 출원비용이 증가하는 부담이 있다.

따라서 PCT 국제특허출원은 적어도 3~5개국 이상에 특허출원을 진행하고자 하거나, 또는 해당 국가에 대한 특허출원 진행여부 판단에 시간을 확보하고자 할 때 실익이 있다. 3~5개국 이하의 국가에 특허출원을 진행하고자 할 때는 개별국에 대한 직접출원을 진행하는 것이 비용 등의 면에서 유리할 수 있다.



6. 결어

이상과 같이 PCT 국제특허출원은 국내단계 진입 전까지 국제출원 절차를 한 개의 절차로 진행할 수 있는 등의 장점이 있으나, 국내단계 진입 기한 등 방식과 절차가 엄격하고 복잡하므로 유의할 필요가 있다. 또한 개별국 직접 출원과 대비하여 장단점이 있는 만큼 이를 고려하여 PCT 국제특허출원 절차를 활용할 필요가 있다.


(해오름 국제특허법률사무소. 전화: 02-558-0577, 이메일: haeorom@haeorom.com, 블로그: https://blog.naver.com/sjoh777, 카카오채널: 해오름특허)